Author Archives: Pedro Correa Ferrer

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Usar Marcas en Google - Tribunal Supremo

Usar Marcas en Google Adwords está permitido.

Usar marcas en Google Adwords es permitido por el Tribunal Supremo.

El tribunal Supremo permite usar Marcas en Google Adwords y Buscadores de Internet a competidores de las mismas, como palabra clave o ‘keywords’ siempre y cuando el uso no menoscabe la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica. También se comunica que el competidor deberá dar ciertas indicaciones a los consumidores medios, conforme sus productos no proceden de la marca oficial.

En las dos sentencias STS 516/2016 y STS 620/2016 se reconoce que el competidor ha procedido a usar marcas en Google Adwords y en los buscadores. En sendos casos el competidor usa “Google Adwords” que es un programa online que permite al mismo mostrar sus anuncios por delante de la web oficial de las marcas oficiales, para que cuando un consumidor busque exactamente las marcas “masaltos” y “masaltos.com” en el resultado de la búsqueda aparezcan anuncios del competidor que redirigen a su web en lugar de a la web oficial de las marcas buscadas por el consumidor.

Solo en el caso de la STS 516/2016 el competidor usa adicionalmente las marcas dentro de su web, en este caso, el Tribunal Supremo si que ha estimado la “infracción de marca” realizada por el competidor por lo que;

En virtud de la STS 620/2016 el Tribunal Supremo considera una “competencia leal” el  “uso de marcas” que el competidor realiza dentro del programa “Google Adwords”, pero puede  considerar “infracción de marca” otro tipo de usos que realicen los competidores, como el introducir las marcas dentro de su propia web como sucede en el caso de la STS 516/2016

Las dos sentencias del Tribunal Supremo aluden y se sincronizan con anteriores sentencias del TJUE que versan sobre casos de “infracción de marcas” de mucho renombre destacándose sobre ellas la del caso TJCE 2011/284 “Interflora vs Mark Spencer”, en la que un consumidor medio no puede sufrir “riesgo de confusión” con una marca tan conocida como interflora y por tanto no puede haber “Infracción de Marca”. (vease nuestra publicación anterior)

Sobre la “presunción” del “riesgo de confusión” (requisito necesario para que se reconozca la “infracción de marca) todos los tribunales  están obviando totalmente el vigente ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO –ADPIC-  (dicho Acuerdo constituye  el anexo 1c del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – OMC-,  firmado en  Marrakech el 15 de abril de 1994, con ratificación por el Reino de España en 30 de diciembre de 1994  publicada en el BOE de 24 de enero de 1995, nº 20).
El artículo 16.1 del ADPIC ya pasó al olvido para el TJCE en el caso  “Interflora vs Mark Spencer” y ahora también pasa al olvido ante nuestros tribunales, así como su obligado cumplimiento en virtud del art. 96.1 de la Constitución Española y con el art. 1.5 del Código Civil, y en relación al art. 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ;  y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación los Convenios Internacionales como derecho interno. (STS 631/2012 y STS 719/2012).

El ADPIC en su Artículo 16.1 dicta:

En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.

Usar marcas en Google Adwords para bienes y servicios idénticos a las marcas usadas, está sometido a una presunción de “riesgo de confusión” según el Art. 16.1 del ADPIC y por tanto con “infracción de marca”, pero este Acuerdo Internacional de “presunción de riesgo de confusión” ha quedado obviado e ignorado con la presente sentencia sts 620/2016…

Por tanto respecto a la permisibilidad de que los competidores usen marcas ajenas en Google Adwords, y obvie el acuerdo internacional aprobado en España, nos preguntamos:

¿Que diría el Tribunal Constitucional al Respecto?

Cabe recordar también en este post, el contenido del Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal que cita ⇒

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”.

Hasta aquí y a fecha actual, y visto lo dictado por los tribunales se deben distinguir dos tipologias de uso de la marca registrada, por un tercero:

1. Usos leales a la Marca o de “Buena FE” que el titular no puede prohibir en base al Art. 37 de la Ley de Marcas y el Art. 10 de la Ley de CompetenciaDesleal, como por ejemplo, los usos realizados de la marca por consumidores, guías de consumidores y usuarios, titulares, colaboradores, informadores, distribuidores, vendedores etc. a los que  ahora añadimos como leales:

Usos que realice un competidor de la marca, para mismos productos y servicios competidores mediante “Google Adwords” .

2. Usos desleales a la Marca o de “Mala FE”, realizados por competidores en virtud al Art.16.1 ADPIC y/o el Art. 12 de la LCD, pero..

¿Excluyendo los usos que realice un competidor en “Google Adwords” o “Buscadores de Internet”?.

De estas tipologías de usos, ya hablamos anteriormente en nuestra publicación anterior sobre el uso de marcas en Google. Pero ahora también hay que obviar el Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal sobre el que tampoco se pronunció el TJCE en el caso “Interflora vs Mark & Spencer“, pues los tribunales no consideran que usar marcas en Google Adwords es un aprovechamiento de la reputación o esfuerzo de la marca ajena, dada la permisibilidad para ello de la comunicación del poder judicial.

Independientemente del Acuerdo Internacional en materia de Marcas (ADPIC), nuestro el Tribunal Comunitario sostiene que no se puede considerar como “Infracción de Marca” el hecho de usar marcas de renombre por un competidor, puesto que ningún consumidor puede sufrir “riesgo de confusión” por ser  las marcas de “renombre” muy conocidas e inconfundibles para todos los consumidores medios. (Esta opinión del Tribunal comunitario muchos tribunales no la han sostenido, como es el caso del Tribunal Superior del Reino Unido, pero en España ahora mismo si que la sostenemos incluso para marcas que no son de renombre como ha sucedido en el caso MASALTOS), por ello a efectos de Jurisprudencia en Marcas;

1.Debemos tomar nota conforme a partir  de “ahora” los Tribunales Españoles  atribuyen o aplican el “principio de analogía” de las Sentencias Comunitarias de marcas de renombre a marcas que no son de renombre.

2.Anotar que nuestros Tribunales se sincronizan con las sentencias comunitarias del TJUE en matería de marcas otorgando “primacía” a estas sentencias comunitarias frente al obviado ADPIC Acuerdo Internacional en Materia de Marcas aprobado en España…

En conclusión: Tenemos carta verde de los Tribunales para usar marcas en Google Adwords y buscadores de Internet de todas las marcas que existen en el mercado, pues se considera una “competencia leal” redirigir los potenciales clientes que buscan dicha marca hacia nuestra web con nuestra marca.

Destacamos lo comentado por el Sr. Antonio Fagundo (Abogado de Masaltos) en el foro de lvcentinvs, conforme en España es un riesgo para las empresas y titulares de marcas poner una demanda sobre este asunto, dado que hay muy poca jurisprudencia y se echan a faltar tribunales competentes especializados en materia de marcas.

Las empresas titulares de Marcas deberán pensar dos veces si presentan o no una demanda para defender sus marcas, pues se corre el riesgo de que nos asignen un Tribunal no especializado en marcas y al recibir la sentencia acabemos tan desorientados como las gaviotas que hemos puesto en la imagen de este post.

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Tasaciones de Seguros

Tasaciones de Seguros

TASACIONES DE SEGUROS Y TASADORES

En este post, vamos a hablar de las Tasaciones de Seguros en virtud del Articulo 38 de la Ley del contrato del seguro y conforme todos los asegurados tienen derecho a contratar a sus propios peritos tasadores de seguros cuando no están de acuerdo con la tasación del seguro realizada por el perito de seguros de su propia compañía aseguradora.

La tasación del siniestro o daños del asegurado es susceptible de valorarse por tanto desde dos puntos de vista, el punto de vista del tasador del asegurado y el del tasador de la aseguradora.

Las tasaciones de seguros se deben realizar desde un punto de vista neutral, por eso la propia Ley del Contrato del Seguro “condiciona” a que el tasador del seguro de la compañía y el tasador de seguro del asegurado lleguen a un acuerdo o acta conjunta.

La cuestión que se pregunta muchas veces el asegurado, es:

¿Tengo que pagar a mi propio perito cuando no estoy conforme con el tasador de seguro de la aseguradora?

El Art. 39 de la Ley del Contrato del Seguro viene a responder que el asegurado (cliente) en caso de no estar conforme con la tasación de seguro realizada por su compañía deberá contratar a su propio perito de seguros para defender sus intereses en el siniestro acaecido, por tanto el asegurado deberá pagar y contratar a su propio tasador de seguros pagando por adelantado, pero si posteriormente se da el caso de que la valoración del seguro realizada por el perito de la aseguradora fuese “proporcionadamente baja”, en ese caso, existe la posibilidad de que la compañía aseguradora abone los honorarios del tasador de seguros privado que ha contratado el asegurado. (Digo “posibilidad” dado que la ley obliga a la aseguradora a pagar los honorarios, pero no siempre es así).

Por tanto al final, cada perito tasador de seguros (el del cliente y de la aseguradora) intentarán llegar a un acuerdo que satisfaga el punto de vista del siniestro y emitirán un acta conjunta para evitar con ello la designa del tercer perito o la asistencia a juicio en caso de desacuerdo entre perito de aseguradora y perito de asegurado.

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Marca Ilegal Oficial

Marcas Oficiales, Idea de Oficialidad

La abstracta “sensación de oficialidad” o “idea de oficialidad” es un motivo que se ha venido empleando en la última década por los Ayuntamientos ante la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) con objeto de impedir que los ciudadanos o empresas registren marcas que incluyen el vocablo de un municipio.

Según sentencia del caso “Tarragona Activa” del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 1025/2008 de 6 noviembre. JUR 2009\76381 casada por el Tribunal Supremo en  STS de 25 enero 2010. RJ 2010\1311 contempla el Art. 5.1.g) conforme al “riesgo de confusión” con un “organismo oficial existente”, para llegar a la conclusión de que el signo privado a registrar no se confunde con un servicio u organismo oficial, se admite el registro de la marca privada aún y a pesar de la oposición oficial presentada por el Ayuntamiento fundada en una idea de oficialidad, pues en dicho asunto el “Organismo Oficial Oponente” no presta los mismos servicios que el signo privado aspirante al registro y por tanto no puede existir riesgo de confusión al no existir un organismo oficial con el que pueda darse dicha confusión en el público.

Por tanto, para llegar a la conclusión de que existe “riesgo de confusión con un organismo oficial” o “idea de oficialidad” debe existir un organismo oficial oponente con el que se produce la confusión y además se deben cumplir de forma unánime y total los conceptos jurisprudenciales que el Tribunal Supremo viene usando en toda su jurisprudencia (obiter dicta) conforme existe “riesgo de confusión” e “idea de oficialidad” (STS 25/01/2010 Recurso 1007/2009, STS 29/06/ 2005, Recurso  8893/1998 y STS 30/01/2008 (recurso núm. 701/2005) siendo los conceptos jurisprudenciales siguientes:

  1. Debe existir confusión con un signo oponente registrado anteriormente por un organismo oficial.
  1. El organismo oficial oponente, presta con anterioridad los mismos servicios, actividades o productos que el signo aspirante al registro.

Si no fuera por dichos conceptos, sería imposible que figurasen registrados de forma sucesiva miles de registros que dan cierta idea de oficialidad, de los que referenciamos una muestra M 2826120 “JUEZ DE MENORES ®”, M 2857234 “TRIBUNAL POPULAR ®”, N 0024895 “EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS ®”, M 3042405 “JUSTICIA MILITAR LA VISION MA VIVA DEL DERECHO MILITAR ®”, M 2678116 “AGENDA DE LA JUSTICIA ®”, M 3012155  “TRATADO JUDICIAL DE LA INSOLVENCIA ®”, M 2905800 “SUAMM SERVICIO URGENTE DE ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS ®”, N 0025300 “OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS”,  M 2079533 “SISTEMA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ®”, M 2209358 “MEDICINA COMUNITARIA®”; M 2235082 “MEDICINA COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA ®”, M 1038661 “ATENCIÓN PRIMARIA ®”, M 2714689 “CIUDADANOS DE NAVARRA ®”,  M 3013710 “EL JUEZ ®”,  M 2924160 “SENTENCIA ®”,  M 2907742 “FORO CIUDADANO DE MADRID ®”, M 2864736 “CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS CEESP ®”,  M 2027728 “GOBIERNO LOCAL ®”, M 2704443 “CONSEJO DE GOBIERNO ®”, N 0123267 “INSPECCIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD ®”, N 0055522 “MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMENDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 151®”, M 2154410 “GUIA PRACTICA DE SEGURIDAD SOCIAL ®”, M 2693855 “DIARIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES ®”, M 0808098 “VALENCIA PROGRAMA OFICIAL ®”, M 2158167 “I.R FORMACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES” y un largo etc.

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dilución debranding marcas dispersión

La dispersión de la identidad de la marca (debranding)

DEBRANDING, MENOSCABO, DISPERSIÓN y DILUCIÓN DE IDENTIDAD MARCA

Vamos hablar de aquellos casos en los que una marca competidora usa una marca ajena que aparentemente es débil a modo descriptivo. Sucede el hecho de que existan una o muchas empresas competidoras o no competidoras que comercializan diferentes o mismos servicios con la misma identidad o descripción que una marca registrada o denominación social de otra empresa que no le pertenece, bajo el argumento de que la marca ajena que están usando es una marca genérica que describe el producto o servicio que prestan.

Según Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la dispersión de identidad de la marca registrada en el mercado se produce por el uso de dicha marca por un competidor tercero generando con ello un efecto contrario, perjudicial y opuesto a los esfuerzos que el titular de la marca débil realiza para promocionar y divulgar su identidad de empresa en la mente del público. No obstante cabe tener en cuenta que una Marca débil tiene los mismos derechos de protección que cualquier otra marca, pues el Tribunal Supremo en el caso de la marca “Maristas” STS (Sala de lo Civil)  Recurso 64/2010  aprueba que una marca aparentemente débil ( en este caso Marca Genérica y también Marca Descriptiva) puede prohibir el uso a terceros para preservar su identidad de marca o empresa.

Por tanto se considera “desleal” todo acto que realice un competidor y que dé lugar a:

“la dispersión de la identidad de la marca ajena y de su presencia en la mente del público” (cita del Tribunal Supremo)

Así es como se define al “menoscabo”, “dilución” o “dispersión” de la marca ajena, como un acto contrario al trabajo o esfuerzo que realiza el titular de la marca para lograr su “divulgación” o “promoción” de identidad a la mente del público y el mercado. En esta sentencia del TS, aún y a pesar de que la marca “Maristas ®” corresponde a una aparente marca genérica  de una centenaria corriente o actividad docente de índole religiosa.

En el caso de la marca “Maristas ®” se dicta que un promotor inmobiliario no puede usar dicha palabra común o genérica, sin autorización del titular que la tiene registrada  y aún y a pesar de que no puede existir riesgo de confusión por prestar sendas entidades servicios distintos (no competidores entre ellos), en este caso servicios de  docencia e inmobiliaria versus docencia de índole religiosa.

“Maristas ®” aparentemente, es una marca débil pero el uso de la misma le otorga sus derechos de Marca en virtud del Art. 5.2 de la Ley de Marcas, dado que el uso continuado de la misma otorga la distintividad o distinción suficiente que distingue a una empresa en el Mercado.

Se ha de hablar también de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea TJCE 2010/223 (sentencia de 8 de Julio del 2010), en el caso de la marca “Portakabin ®” de un fabricante de cabinas portátiles de obra o módulos prefabricados. En dicha sentencia se hace mención al concepto “de-branding”  o “desmarquización” muy similar al comentado en el caso “Maristas ®”, en ese caso cuando un comerciante y fabricante  ajeno a la marca vende “Portakabins usados o de segunda mano”  realizando un uso de la marca ajena a modo “descriptivo”, pero a la vez dicho comerciante ajeno también vende en dicha página web sus propios módulos de obra nuevos de su propia marca “Primakabin ®” competidora de “Portakabin ®”. En dicha sentencia el TJCE dicta que cuando una empresa usa la marca  de otra se produce un efecto de “debranding” de la marca usada aunque la marca se use a modo descriptivo. Siendo ese el motivo por el que en dicha sentencia se prohíbe el uso de la marca ajena por un competidor aún y habiéndose usado por este modo descriptivo.

Los usos desautorizados sobre una marca ajena se consideran usos INFRACTORES DE LEY DE MARCAS cuando se produce “riesgo de confusión” entre marcas,  y los usos que realiza un competidor de la marca ajena siempre se consideran DESLEALES.

Cuando un competidor usa la marca ajena, siempre se debe considerar la “presunción de confusión” y aplicar el Art. 16.1 del Acuerdo ADPIC (ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO)

“En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos” se presumirá que existe riesgo de confusión según el Acuerdo ADPIC 16.1

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