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HÁBITOS

Comunicación es compartir una información o experiencia entre o en medio de individuos. Así podemos decir que dos o más individuos están en comunicación desde el momento que comparten información o experiencias comunes. Además los individuos que comparten experiencias puede, o no, estar dándose cuenta conscientemente de que están compartiendo.

Es importante tener en cuenta como las personas procesamos la información o la experiencia y como damos sentido al mundo. Todos estamos inundados con muchos mensajes y sugerencias. Cientos de miles de datos son recibidos y filtrados, primordialmente, a nivel no consciente. Respondemos de manera no consiente e incluso actuamos de manera que no nos damos cuenta.

Actuamos automáticamente por hábitos, estamos pautados en nuestras respuestas, en la interacción con otros y con el mundo de los mensajes.

Somo autómatas de hábitos!.

Para funcionar de forma efectiva los hábitos son necesarios y convenientes, el tema es configurar los mejores  hábitos para el mejor funcionamiento, rendimiento y salud. El hacerse más consciente de los patrones que no sirven pero de los cuales se está subordinado sin saberlo, permite elegir.

Hábitos

Estar pautado también tiene sus riesgos. El tema es que volviéndose consciente de los propios patrones se hace más sencillo llevarse bien con las personas con las que vivimos o trabajamos. Siendo consciente de los patrones que nos son útiles se pueden usar más sistemáticamente y de forma apropiada en el trato con los demás.

Alguna veces cambiar de hábitos es fácil, solo requiere algo más de conciencia saber lo que está haciendo cuando estás con otras personas y que hace que se aparten en lugar de aproximarse. Los hábitos no desaparecen fácilmente, especialmente aquellos con los que convivimos hace muchos años.

Pero el cambio puede ser logrado.

El primer paso es darse cuenta

Alguna orientación para ello:

1.- Observarse: haga meditación, instrospección, movimiento pero con atención a como se mueve.

2.- Escucharse: No se trata de un diálogo interior, si no de prestar atención al silencio interior.

3.- Sentirse: cómo está respirando?

  1.  En algún momento del día se ha dado cuenta del ritmo, cadencia y amplitud de su respiración espontánea?
  2. Cómo tiene los hombros, y el cuello?

Seguiremos

By Joan

 

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acuerdo de suspensión de expediente de marca

ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE EXPEDIENTE

SUSPENSIÓN DE EXPEDIENTE o SUSPENSO DE MARCA de la OEPM

¿La OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS te ha enviado una carta de acuerdo de suspensión de expediente?

La carta que has recibido es un acuerdo de suspenso de marca conforme se ha decidido no registrar tu marca.

En este momento tienes que defender tu marca ante la OEPM (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS) realizando un escrito de contestación al suspenso.

El acuerdo de suspenso de marca suele clasificarse en dos tipos de suspenso: el suspenso de forma o el suspenso de fondo.

Generalmente el suspenso de forma se debe a que has realizado la solicitud de registro de marca de forma incorrecta o falta algún dato formal que has de corregir. Por ejemplo puedes haber seleccionado una clasificación de Niza incorrecta o haber escrito tus datos personales incorrectamente, o no haber realizado la solicitud de marca correctamente rellenando todos los campos, etc. Son defectos fácilmente subsanables.

El suspenso de fondo es un suspenso mas serio, dado que normalmente este tipo de suspenso de fondo  se debe a que alguna otra marca, persona, empresa o cualquier tercero ajeno ha hecho un escrito técnico de oposición o alegaciones en contra de tu marca para que no sea registrada, quedando dicho escrito y oposición registrado en tu expediente, y pudiendo ser este el motivo por el que al final la OEPM pueda concluir en una resolución de denegación total de la marca que has solicitado registrar. Por tanto un suspenso de fondo, se debe a que alguien o la propia OEPM según prohibiciones de la Ley de Marcas opina que no se puede registrar tu marca, por multitud de explicaciones o causas, como por ejemplo podría decir que otra marca se confunde con la tuya o que tu marca es una denominación genérica.

Tras recibir la carta de acuerdo de suspenso de marca o acuerdo de suspensión de expediente, tienes un plazo de 1 mes, para realizar un escrito con las alegaciones legales que estimes necesarias y conforme a las cuales defiendes el derecho de que tu marca sea registrada. En la carta que recibes te harán constar el plazo que tienes para defender tus derechos, cual empieza a contar a partir de la publicación del suspenso de tu marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI),

Para presentar dichas alegaciones ante la OEPM tendrás que usar unos formularios reglados por la OEPM para que te sea admitida tu contestación al suspenso de marca.

Cuando hayas presentado la contestación al suspenso de marca, la misma OEPM volverá a revisar tu caso y decidirá sobre si procede o no procede el registro de la marca. Si tras dicho examen desafortunadamente la OEPM te remite una carta con el titulo de Resolución de Denegación aún tendrás una segunda oportunidad de presentar un segundo escrito de Recurso de Alzada ante la OEPM; cual si no prospera podrás redirigir a los tribunales y en las instancias que sean necesarias, por lo que podrás presentar mas recursos ante los tribunales si es que no te han convencido o te han parecido injustas las opiniones o resoluciones de la OEPM por las que se ha denegado el registro de tu marca.

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Usar Marcas en Google - Tribunal Supremo

Usar Marcas en Google Adwords está permitido.

Usar marcas en Google Adwords es permitido por el Tribunal Supremo.

El tribunal Supremo permite usar Marcas en Google Adwords y Buscadores de Internet a competidores de las mismas, como palabra clave o ‘keywords’ siempre y cuando el uso no menoscabe la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica. También se comunica que el competidor deberá dar ciertas indicaciones a los consumidores medios, conforme sus productos no proceden de la marca oficial.

En las dos sentencias STS 516/2016 y STS 620/2016 se reconoce que el competidor ha procedido a usar marcas en Google Adwords y en los buscadores. En sendos casos el competidor usa “Google Adwords” que es un programa online que permite al mismo mostrar sus anuncios por delante de la web oficial de las marcas oficiales, para que cuando un consumidor busque exactamente las marcas “masaltos” y “masaltos.com” en el resultado de la búsqueda aparezcan anuncios del competidor que redirigen a su web en lugar de a la web oficial de las marcas buscadas por el consumidor.

Solo en el caso de la STS 516/2016 el competidor usa adicionalmente las marcas dentro de su web, en este caso, el Tribunal Supremo si que ha estimado la “infracción de marca” realizada por el competidor por lo que;

En virtud de la STS 620/2016 el Tribunal Supremo considera una “competencia leal” el  “uso de marcas” que el competidor realiza dentro del programa “Google Adwords”, pero puede  considerar “infracción de marca” otro tipo de usos que realicen los competidores, como el introducir las marcas dentro de su propia web como sucede en el caso de la STS 516/2016

Las dos sentencias del Tribunal Supremo aluden y se sincronizan con anteriores sentencias del TJUE que versan sobre casos de “infracción de marcas” de mucho renombre destacándose sobre ellas la del caso TJCE 2011/284 “Interflora vs Mark Spencer”, en la que un consumidor medio no puede sufrir “riesgo de confusión” con una marca tan conocida como interflora y por tanto no puede haber “Infracción de Marca”. (vease nuestra publicación anterior)

Sobre la “presunción” del “riesgo de confusión” (requisito necesario para que se reconozca la “infracción de marca) todos los tribunales  están obviando totalmente el vigente ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO –ADPIC-  (dicho Acuerdo constituye  el anexo 1c del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – OMC-,  firmado en  Marrakech el 15 de abril de 1994, con ratificación por el Reino de España en 30 de diciembre de 1994  publicada en el BOE de 24 de enero de 1995, nº 20).
El artículo 16.1 del ADPIC ya pasó al olvido para el TJCE en el caso  “Interflora vs Mark Spencer” y ahora también pasa al olvido ante nuestros tribunales, así como su obligado cumplimiento en virtud del art. 96.1 de la Constitución Española y con el art. 1.5 del Código Civil, y en relación al art. 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ;  y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación los Convenios Internacionales como derecho interno. (STS 631/2012 y STS 719/2012).

El ADPIC en su Artículo 16.1 dicta:

En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.

Usar marcas en Google Adwords para bienes y servicios idénticos a las marcas usadas, está sometido a una presunción de “riesgo de confusión” según el Art. 16.1 del ADPIC y por tanto con “infracción de marca”, pero este Acuerdo Internacional de “presunción de riesgo de confusión” ha quedado obviado e ignorado con la presente sentencia sts 620/2016…

Por tanto respecto a la permisibilidad de que los competidores usen marcas ajenas en Google Adwords, y obvie el acuerdo internacional aprobado en España, nos preguntamos:

¿Que diría el Tribunal Constitucional al Respecto?

Cabe recordar también en este post, el contenido del Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal que cita ⇒

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”.

Hasta aquí y a fecha actual, y visto lo dictado por los tribunales se deben distinguir dos tipologias de uso de la marca registrada, por un tercero:

1. Usos leales a la Marca o de “Buena FE” que el titular no puede prohibir en base al Art. 37 de la Ley de Marcas y el Art. 10 de la Ley de CompetenciaDesleal, como por ejemplo, los usos realizados de la marca por consumidores, guías de consumidores y usuarios, titulares, colaboradores, informadores, distribuidores, vendedores etc. a los que  ahora añadimos como leales:

Usos que realice un competidor de la marca, para mismos productos y servicios competidores mediante “Google Adwords” .

2. Usos desleales a la Marca o de “Mala FE”, realizados por competidores en virtud al Art.16.1 ADPIC y/o el Art. 12 de la LCD, pero..

¿Excluyendo los usos que realice un competidor en “Google Adwords” o “Buscadores de Internet”?.

De estas tipologías de usos, ya hablamos anteriormente en nuestra publicación anterior sobre el uso de marcas en Google. Pero ahora también hay que obviar el Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal sobre el que tampoco se pronunció el TJCE en el caso “Interflora vs Mark & Spencer“, pues los tribunales no consideran que usar marcas en Google Adwords es un aprovechamiento de la reputación o esfuerzo de la marca ajena, dada la permisibilidad para ello de la comunicación del poder judicial.

Independientemente del Acuerdo Internacional en materia de Marcas (ADPIC), nuestro el Tribunal Comunitario sostiene que no se puede considerar como “Infracción de Marca” el hecho de usar marcas de renombre por un competidor, puesto que ningún consumidor puede sufrir “riesgo de confusión” por ser  las marcas de “renombre” muy conocidas e inconfundibles para todos los consumidores medios. (Esta opinión del Tribunal comunitario muchos tribunales no la han sostenido, como es el caso del Tribunal Superior del Reino Unido, pero en España ahora mismo si que la sostenemos incluso para marcas que no son de renombre como ha sucedido en el caso MASALTOS), por ello a efectos de Jurisprudencia en Marcas;

1.Debemos tomar nota conforme a partir  de “ahora” los Tribunales Españoles  atribuyen o aplican el “principio de analogía” de las Sentencias Comunitarias de marcas de renombre a marcas que no son de renombre.

2.Anotar que nuestros Tribunales se sincronizan con las sentencias comunitarias del TJUE en matería de marcas otorgando “primacía” a estas sentencias comunitarias frente al obviado ADPIC Acuerdo Internacional en Materia de Marcas aprobado en España…

En conclusión: Tenemos carta verde de los Tribunales para usar marcas en Google Adwords y buscadores de Internet de todas las marcas que existen en el mercado, pues se considera una “competencia leal” redirigir los potenciales clientes que buscan dicha marca hacia nuestra web con nuestra marca.

Destacamos lo comentado por el Sr. Antonio Fagundo (Abogado de Masaltos) en el foro de lvcentinvs, conforme en España es un riesgo para las empresas y titulares de marcas poner una demanda sobre este asunto, dado que hay muy poca jurisprudencia y se echan a faltar tribunales competentes especializados en materia de marcas.

Las empresas titulares de Marcas deberán pensar dos veces si presentan o no una demanda para defender sus marcas, pues se corre el riesgo de que nos asignen un Tribunal no especializado en marcas y al recibir la sentencia acabemos tan desorientados como las gaviotas que hemos puesto en la imagen de este post.

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marcas genericas descripticas distincion debiles

Definición de Marcas Genéricas y Marcas Descriptivas como Marcas Débiles

Definición de Marcas genéricas y Marcas descriptivas como Marcas Débiles sin distinción.

Las expresiones “Marca Genérica”, “Marca Descriptiva” o “Marca Débil” son inexistentes en nuestra legislación de Marcas ya que ninguna de estas modalidades de registro existen.

Erróneamente se tiende a confundir el concepto de las denominaciones genéricas o denominaciones descriptivas , con las abstractas definiciones de Marcas Genéricas y Marcas Descriptivas o Marcas Débiles.

La definición de Marcas Genéricas, Marcas Descriptivas o Marcas Débiles no está tipificada en la legislación. Se tiende confundir de forma errónea con “Marca Genérica”, “Marca Descriptiva” o “Marca Débil”, aquellas denominaciones genéricas y denominaciones descriptivas que carecen de distinción y no son registrables como marca.

Una marca que ha sido registrada nunca puede ser considerada igual que una denominación genérica o una denominación descriptiva, pues de ser así, se habría denegado su registro por las prohibiciones absolutas definidas en el Art. 5 de la Ley de Marcas, conforme está carece de distintividad. Para entenderlo hemos de partir de la base o fundamento principal de que:

Toda marca para ser registrada debe tener distintividad como empresa, producto o servicio.

La Ley de marcas en su Art. 4.1, realiza la siguiente definición de marca:

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Es decir, el registro de una marca tiene por objeto evitar el riesgo de confusión de una empresa con otras empresas, y para ello la marca se debe poder distinguir.

La Ley de Marcas  en su Art. 4.2.a) matiza que una marca puede estar compuesta por palabras o combinaciones de palabras.

En este punto cabe aclarar cuales son las “combinaciones de palabras” que se podrían registrar como Marca y cuales no podrían distinguir a una empresa.

La razón por la que las “combinaciones de palabras” se pueden registrar como marcas, está descrita en el Art. 5.3 de Ley de Marcas que dice así:

Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.

Veamos unos ejemplos de “combinaciones de palabras” que están registradas como Marca y “no son expresiones habitualmente usadas en nuestro lenguaje”, dando lugar a la distinción como marcas:

Ejemplo 1 (MUTUA MADRILEÑA ®): Un gallego en su lenguaje común o habitual, no dice “me voy a la MUTUA MADRILEÑA ®” si no diría, “me voy a la mutua del seguro”, incluso un madrileño tampoco diría en un lenguaje habitual que se va a la mutua madrileña, cuando realmente quiere ir a una mutua de seguros.

Ejemplo 2 (MORCILLA DE BURGOS ®):  Un Sevillano habitualmente no dirá, “me voy a comprar MORCILLA DE BURGOS ®” si no que expresará “me voy a comprar morcilla”.

Ejemplo 3 (CAJA MADRID ®) : Un Valenciano en su lenguaje común o habitual, no dice “me voy a CAJA MADRID ®” si no que dirá, “me voy a la caja o al banco”.

Ejemplo 4. (ACEITUNAS LA ESPAÑOLA ®): Cuando alguien dice que vá a ir a comprar “ACEITUNAS LA ESPAÑOLA ®” está identificando a una empresa, dado que lo normal es decir, “voy a ir a comprar aceitunas de anchoa” o si desea que sean de procedencia española dirá “voy a comprar aceitunas españolas o aceitunas de España”

Ejemplo 5 (PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®) : Un Andaluz o incluso un Barcelonés al contratar a un perito en su lenguaje común no dirá, “voy a contratar PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®”, si no que dirá “voy a contratar un perito mecánico o un perito médico”. Incluso si un Aragonés desea contratar un perito de Barcelona, no dirá “Voy a contratar PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®” si no en su lugar expresaría en un lenguaje habitual la frase, “voy a contratar un perito de Barcelona”.

En estos ejemplos de marcas registradas se observa que las conjunciones de palabras que las componen, están estructuradas de forma que pueden llegarse a distinguir como una empresa o producto, no siendo dichas expresiones utilizadas habitualmente en un lenguaje natural o habitual a efectos de consumo.

Tras la lectura de mucha jurisprudencia y haber comprobado que existen millares de marcas compuestas por combinaciones de palabras genéricas o descriptivas, llegamos a la conclusión de que:

El hecho que las “combinaciones de palabras” compongan expresiones que no se usan habitualmente en nuestro lenguaje, es lo que dá lugar a que estas “combinaciones de palabras” puedan ser registradas como Marca, para distinguir una empresa, producto o servicio.

La distinción de una Marca se debe observar desde una visión nivel nacional, pues así lo valora el Tribunal Supremo en el caso de la marca “lagrimitas de pollo STS rec 7434/2002 de 6 de Mayo del 2005“. Se dice que la Marca “lagrimitas de pollo” a pesar de ser reconocida en la región geográfica de Andalucía como una típica tapa o receta de cocina Andaluza, se puede registrar como marca en España, dado que esta receta de cocina no es reconocida igual en todas las zonas geográficas Españolas, ni tampoco es habitual en el lenguaje nacional el uso de la expresión “lagrimitas de pollo”, dado que personas residentes en Galicia o en Cataluña no relacionan con nada la expresión “lagrimitas de pollo”.
Por tanto, desde una observación de registro de Marca a nivel nacional, el Tribunal Supremo aclara que “lagrimitas de pollo ®” como receta de cocina Andaluza no puede ser considerada una  expresión genérica habitualmente usada en el lenguaje de los españoles, y por tanto se puede registrar como Marca dicha receta Andaluza. De esta sentencia es de donde llegamos a deducir que:

Es denominación genérica no registrable como Marca, aquella que se compone de conjunciones de palabras habitualmente usadas en el lenguaje de toda España.

Por ello no se podrá registrar nunca una expresión habitual como es “El periódico”, ya que esta denominación es habitualmente usada en toda España y por tanto sería una denominación genérica no registrable, pero sin embargo, si podremos registrar otras combinaciones como, las ya registradas:

El periódico de Barcelona ®

El periódico de Bilbao ®

El periódico de Valencia ®

El periódico de Cataluña ®

El periódico de Madrid ®

El periódico de Andalucía ®

El periódico de los deportes ®

Existen miles de marcas registradas y protegidas que dan esa abstracta sensación de generalidad como es el caso de ; “Morcilla de Burgos ®”;  “Universidad de Sevilla ®”, “Universidad de Barcelona ®”, “Fútbol Club Barcelona ®”, “Aeropuertos de Madrid ®”, “Feria de Barcelona ®”, “Fira  Barcelona ®”, “Club Natación Cataluña ®”, “Peritos Judiciales Barcelona ®”, “Caja Madrid ®”, “Catalunya Caixa”, “Mutua Madrileña ®”, “Tasaciones Madrid ®”, “El periódico de Barcelona ®”, etc. Todas ellas se pueden registrar y son consideradas marcas con distinción, pues como hemos justificado anteriormente ninguna de ellas es usada habitualmente en una forma de expresión habitual y por tanto, dichas denominaciones logran distinguir una empresa, producto o servicio.

Por tanto no existe justificación técnica alguna conforme los ejemplos que se han ilustrado en párrafo anterior, son abstractas Marcas Genéricas, Marcas Descriptivas o Marcas Débiles, ya que hay que recordar que dichos abstractos conceptos de “Marca Genérica” o “Marca Descriptiva” no existen en la legislación de Marcas.

Respecto al abstracto concepto mencionado por algunos como Marca Débil, se da a entender que se corresponde a aquellos tipos de marcas que usan palabras o combinación de palabras de uso común y por tanto tienen una protección débil, es decir, no se puede prohibir a nadie que use palabras o combinaciones de palabras para una marca similar a la que otra empresa ya ha registrado, por ejemplo si mi marca es “LECHE AZUL”, no puedo prohibir que otra persona emplee la palabra “LECHE” o “AZUL” en su marca, y por tanto mi marca es una marca débil a efectos de protección de derecho exclusivo de cada palabra. Esto no quiere decir que el titular de una Marca compuesta por palabras de uso común pierda sus derechos de protección de marca en su “visión de conjunto” si esta está registrada, pero si es cierto que no tiene derecho de exclusividad sobre cada una de las palabras por separado que componen la visión de conjunto de la marca.

En contra partida, vamos a ilustrar algunos ejemplos de expresiones o combinaciones de palabras que si que se corresponden con denominaciones genéricas o descriptivas comunes en nuestro lenguaje y que por tanto, no se pueden registrar como Marcas en virtud al (art. 5.1.d de la LM), dado que estas no logran distinguir a una empresa;

Ejemplo 1: “bicicleta de carreras”.

Ejemplo 2: “cama de matrimonio”.

Ejemplo 3: “tortilla de patatas”.

Ejemplo 4: “Flan de Huevo”.

Ejemplo 5: “Mecánico de Coches”.

Ejemplo: 6: “El periódico”.

Seleccionando el ejemplo 4, como modelo, si decimos –> “Voy a comprar Flan de Huevo”, se denota que dicha expresión “Flan de Huevo” no logra distinguirse como Marca respecto de otras empresas/marcas que etiquen sus productos o envases a modo descriptivo del contenido con la expresión: Flan de Huevo.

Sucede la mismo con el ejemplo 6, dado que es una expresión habitual decir “voy a ir a comprar el periódico” pero ya no sería habitual decir en toda España “voy a ir a comprar El periódico de Barcelona ®, por que en este segundo caso si que estaríamos distinguiendo a una empresa, siendo prueba de ello que existen miles de registros de marcas que contienen las conjunciones de palabras “El+periódico+de+Catalunya, Sevilla, Andalucía, etc”.

La finalidad del Art. 5.1 consiste en prohibir el registro de lo que en un lenguaje abstracto muchas personas no avezadas en materia de legislación marcas definen  como Marca GenéricaMarca Descriptiva o Marca Débil y que recíprocamente entendemos a efecto técnico como “denominación genérica”, “denominación descriptiva” o “denominación compuestas con palabras de uso común”.

Veamos ahora otros ejemplos de palabras no registrables como marca:

Ejemplos de denominaciones genéricas no registrables en exclusiva (la palabra sola): “televisor”, “agua”,”refresco”, “bicicleta”, “pollo”, “club”, “fútbol”, “Madrid”, “Barcelona”, “Costa Brava”, “Aeropuerto”, “coche”, “piso”, “galletas”, “playa”, “profesor”, “bolígrafo”, “cuchara”, etc.

Ninguna de las palabras en exclusiva (solas) anteriores podrían ser registradas como marcas en virtud a las prohibiciones del Art. 5.1 de la Ley de Marcas apartados c), d), e) pues dichos vocablos son de uso común y diario en todas partes de España y además son palabras en “exclusiva” (solas). No obstante, en virtud del  Art. 5.3 y Art. 4.2 dichas palabras si que pueden constituir una marca al combinarlas con otras palabras adicionales, tal y como hemos venido justificando hasta este punto, y siempre y cuando la conjunción de varias palabras no componga una expresión o indicación de uso habitual que no pueda distinguir un producto o servicio de una empresa de los de otras empresas.

Alguien se preguntará, ….si la marca genérica habitualmente usada por todos no se puede registrar:

 ¿como es posible que existan marcas genéricas registradas como “DONUT ®” (Palabra inglesa que significa “Rosquilla” en Español) ?.

La respuesta es que existen varios preceptos jurisprudenciales muy importantes que prevalecen a las prohibiciones absolutas del Art. 5.1, y que permiten el registro también en virtud del contenido del Art. 5.2, dichos preceptos son:

Distinvidad Sobrevenida o Secondary Meaning: Cuando la marca ya es conocida en el mercado por sus consumidores y por tanto se reconoce como un producto o servicio deja de ser una denominación genérica o descriptiva y adquiere el derecho al registro como Marca (Caso DONUT ® o GILLETTE ®).
El Art. 5.2 de la Ley de Marcas permite el registro de denominaciones genéricas (ya usadas como marcas) aún y a pesar de que sean denominaciones descriptivas y/o genéricas y no cumplan lo dispuesto en el Art. 5.1

Derecho de uso anterior: El primero que usa la marca adquiere el derecho de titularidad de la Marca a pesar de no haberla registrado, si un tercero posteriormente la registra, se considera que el derecho de titularidad pertenece al primero que la ha usado y/o creado y no al que después la registra siendo inválido o nulo dicho registro o uso posterior al primer uso o registro anterior.

Derecho de Genialidad o Creatividad del inventor (Protege la creatividad del inventor/creador de una denominación como marca, por ejemplo en el caso COCA-COLA ®, FANTA ®, la genialidad del inventor es la que está relacionando una palabra de fantasía a un determinado producto de una empresa. En este aspecto cabe recordar que a nivel mundial existen muchas marcas que se han vulgarizado convirtiéndose en marcas de o palabras de uso habitual, cuales también vamos a comentar mas adelante en esta publicación.

Estos preceptos jurisprudenciales  prevalecen y tienen primacía al derecho que otorga el registro oficial de la Marca en OEPM o la OAMI, pues dichos dos preceptos son la esencia de una legislación en Marcas, cuya finalidad es:

“Proteger tácitamente la identidad de las empresas para poder disfrutar de un mercado leal, sin piratería”.

Como cualquier lector (español) estará de acuerdo, la etimología de la palabra como marca  en el caso de “DONUT ®” es mas tácitamente conocida en España por un producto de consumo de la empresa PANRICO S.A, que por el significado real de la palabra inglesa “DONUT” cuyo traducción a idioma español es “Rosquilla”. Por ello “DONUT ®” está registrada en España a pesar de las prohibiciones del Art. 5.1. de la Ley de Marcas, dado que en este caso sería de aplicación el Art. 5.2 que permite su registro, pues el Art. 5.2 expone que no es de aplicación lo dispuesto en el Art 5.1 cuando la marca ha adquirido distinción por su uso.

Respecto a la Marca DONUT ® cabe recordar que hubo un competidor que se fundamentó en la abstracta idea de que la marca DONUT ® es una denominación genérica para así este poder comercializar sus nuevos productos competidores idénticos al producto DONUT ®. Aludimos a la STS 3064/2012, donde también el Tribunal Supremo protege a la marca  DONUT ® en dicha situación a pesar de ser una marca compuesta exclusivamente por una denominación genérica que alude o describe al tipo de producto.

Por tanto, “el derecho de uso anterior”,”distinción por uso”, “distintividad sobrevenida”, “secondary meaning”  y la genialidad del primer inventor  o usuario de la marca, otorgan el derecho al registro de la marca en virtud al Art. 5.2, aún y a pesar de que la marca consista en una denominación genérica (Marca genérica), denominación descriptiva (marca descriptiva) o palabra comúnmente usada (marca débil).

Las marcas con “distintividad adquirida por el uso” en algunos casos son denominadas “marcas notorias o marcas renombradas” cuando son marcas muy populares y conocidas, como es el caso en España de la marca “Donut ®” y en esta situación, la marca genérica, no solo se puede registrar si no que además llega a adquirir la “protección especial en todas las clases de registro.

La jurisprudencia ha remarcado en repetidas ocasiones que la distintividad sobrevenida no tiene el por que estar vinculada a una popularidad de la marca, pues según nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo,

Es suficiente que la marca se use para tener adquirido el “derecho de uso anterior”.

Existen casos de empresas que aún y no habiendo nunca registrado su marca, han disfrutado del “ius prohibendi” siendo este el único derecho que tienen los propietarios de las marcas, (derecho a prohibir el uso de su marca o marcas semejantes a terceros).
Por este motivo, cabe destacar que el registro de marca es voluntario.

El  “derecho de uso anterior” (Distintividad Sobrevenida por su uso) prevalece o tiene primacía al derecho que otorga el registro oficial de la marca.

Sobre lo comentado, nos basamos en la doctrina del Tribunal Supremo Español, y para ello citamos el caso “Cas Sucrer”, “Hijos de Villalonga” STS rec 2238/2008. donde prevalece el derecho anterior del padre sin registrar su marca, al derecho de registro y uso de misma marca o marcas semejantes que registró después el hijo para los mismos productos y servicios.

Por tanto podemos decir que;

El “Derecho de uso anterior” es lo que confiere la titularidad real de una Marca con  primacía al registro en la OEPM o uso posterior por terceros en el mercado sin autorización del titular, que la usó y lanzó primero al mercado.

En la sentencia del Caso “Hijos de Villalonga” es destacable que el Tribunal Supremo anula absolutamente todos los registros de Marcas del Hijo que contienen alguna palabra que hiciera alusión mínima similar a la Marca sin registrar del Padre, la sentencia comentada, incluso prohíbe al hijo usar su propio apellido en el registro de Marcas para la misma actividad que ya venía ejerciendo el padre con su apellido con anterioridad, lo que evidencia que el Derecho de Uso Anterior tiene primacía a cualquier otro derecho de  terceros, como el “apellido” y “localidad geográfica” en este caso siendo dichos derechos negados al hijo a ser usados como Marca.

También hemos de tener en cuenta que las marcas de fantasía (no habitualmente usadas por nadie), acaban convirtiéndose en palabras genéricas de uso común cuando estas son usadas habitualmente por todos en todas partes o aparecen en el diccionario como palabras de uso común, citamos algunos ejemplos como; “Rimel (Rimmel ®”), “pósit (Post-it ®)”, “clínex (Kleenex ®)”, “maicena (Maizena ®)”, “ketchup (Kétchup ®)”, “gillete (Gillette ®)”, etc.
De forma sorprendente estas Marcas alcanzan tal importante distinción en el mercado que se convierten en palabras genéricas, pero ojo, eso no quiere decir dejen de ser Marcas, y además con una protección especial por tratarse de Marcas Renombradas o Marcas Notorias.

¿Que sucede con las Marcas Geográficas que usan nombres de ciudades, municipios, localidades?

Lo primero que debemos saber, es que en la legislación no está definido el concepto de Marca Geográfica, por lo que volvemos a encontrarnos ante otra abstracta definición del concepto de “Marca”.

Para hacernos una idea de este nuevo vago e inexistente concepto de “Marca Geográfica” citamos el caso de STS “Longaniza de Graus ®” vs “Embutidos Villa de Graus S.A” rec 1647/1998, donde la Marca “Longaniza de Graus ®” no es considerada por el Tribunal Supremo como denominación genérica ni descriptiva, a pesar de que se compone de los elementos o palabras genéricas “Longaniza” mas la demarcación geográfica o municipio de “Graus”.

“Longaniza de Graus ®” en virtud a su derecho de uso anterior puede ejercer su “ius prohibendi”  (prohibir el uso a terceros) de marcas o signos semejantes registrados. En este caso, la actora “Longaniza de Graus ®” logra su pretensión de prohibición de uso posterior de la denominación social registrada por un tercero denominada “Embutidos Villa de Graus S.A” dado que puede existir riesgo de confusión con las dos empresas en las misma zona geográfica.
Por tanto una vez registrada una marca, y según dicha doctrina del Tribunal Supremo”Longaniza de Graus ®”, técnicamente, no es, ni una denominación descriptiva ni una denominación genérica, pues se justifica que seria considerada genérica si fuese solo “Longaniza”, y sería considerada descriptiva si fuese “Longaniza de cerdo” pero al introducir el termino geográfico “Graus” se está distinguiendo a dicho producto o servicio en la zona geográfica de Graus respecto de una visión global Nacional, dado que un Sevillano o un Catalán cuando se dirigen al supermercado no van expresamente a comprar “Longaniza de Graus ®”, si no que según en su lenguaje común comprarán “Longaniza” o “Longaniza de Cerdo”, razón por lo que la expresión “Longaniza de Graus” es una Marca registrada.

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