Definición de Marcas genéricas y Marcas descriptivas como Marcas Débiles sin distinción.
Son incompatibles e inexistentes en la legislación de marcas las expresiones “Marca Genérica”, “Marca Descriptiva” o “Marca Débil” pues ninguna de estas modalidades de registro existen.
La definición de Marca Genérica, Marca Descriptiva o Marca Débil no está tipificada en nuestra legislación. A pesar de ello para entender lo que abstractamente se conoce como “Marcas Genéricas”, “Marcas Descriptivas” o “Marcas Débiles”, en esta publicación vamos a poner unos ejemplos de denominaciones genéricas y denominaciones descriptivas que no se pueden registrar como marcas.
Habitual y erróneamente se tiende a confundir el concepto de las denominaciones genéricas no registrables o denominaciones descriptivas no registrables, con las abstractas Marcas Genéricas Registradas y Marcas Descriptivas Registradas.
Por tanto hemos de partir de la base o idea de que:
Una marca que ha sido registrada no puede ser considerada como una denominación genérica o una denominación descriptiva, pues de ser así, se habría denegado su registro por las prohibiciones absolutas definidas en el Art. 5 de la Ley de Marcas, conforme está carece de distintividad.
La Ley de marcas en su Art. 4.1, realiza la siguiente definición de marca:
Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Es decir, el registro de una marca tiene por objeto evitar el riesgo de confusión de una empresa con otras empresas, y para ello la marca se debe poder distinguir.
La Ley de Marcas en su Art. 4.2.a) matiza que una marca puede estar compuesta por palabras o combinaciones de palabras.
En este punto cabe aclarar cuales son las “combinaciones de palabras” que se podrían registrar como Marca y cuales no podrían distinguir a una empresa.
La razón por la que las “combinaciones de palabras” se pueden registrar como marcas, está descrita en el Art. 5.3 de Ley de Marcas que dice así:
Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.
Veamos unos ejemplos de “combinaciones de palabras” que están registradas como Marca y “no son expresiones habitualmente usadas en nuestro lenguaje”, dando lugar a la distinción como marcas:
Ejemplo 1 (MUTUA MADRILEÑA ®): Un gallego en su lenguaje común o habitual, no dice “me voy a la MUTUA MADRILEÑA ®” si no diría, “me voy a la mutua del seguro”, incluso un madrileño tampoco diría en un lenguaje habitual que se va a la mutua madrileña, cuando realmente quiere ir a una mutua de seguros.
Ejemplo 2 (MORCILLA DE BURGOS ®): Un Sevillano habitualmente no dirá, “me voy a comprar MORCILLA DE BURGOS ®” si no que expresará “me voy a comprar morcilla”.
Ejemplo 3 (CAJA MADRID ®) : Un Valenciano en su lenguaje común o habitual, no dice “me voy a CAJA MADRID ®” si no que dirá, “me voy a la caja o al banco”.
Ejemplo 4. (ACEITUNAS LA ESPAÑOLA ®): Cuando alguien dice que vá a ir a comprar “ACEITUNAS LA ESPAÑOLA ®” está identificando a una empresa, dado que lo normal es decir, “voy a ir a comprar aceitunas” o si desea que sean de procedencia española dirá “voy a comprar aceitunas españolas o aceitunas de España”
Ejemplo 5 (PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®) : Un Andaluz o incluso un Barcelonés al contratar a un perito en su lenguaje común no dirá, “voy a contratar PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®”, si no que dirá “voy a contratar un perito mecánico o un perito médico”. Incluso si un Aragonés desea contratar un perito de Barcelona, no dirá “Voy a contratar PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®” si no en su lugar expresaría en un lenguaje habitual la frase, “voy a contratar un perito de Barcelona”.
En estos ejemplos de marcas registradas se observa que las conjunciones de palabras que las componen, están estructuradas de forma que pueden llegarse a distinguir como una empresa o producto, no siendo dichas expresiones utilizadas habitualmente en un lenguaje natural a efectos de consumo.
Tras la lectura de mucha jurisprudencia y haber comprobado que existen millares de marcas compuestas por combinaciones de palabras genéricas o descriptivas, llegamos a la conclusión de que:
El hecho que las “combinaciones de palabras” compongan expresiones que no se usan habitualmente en nuestro lenguaje, es lo que dá lugar a que estas “combinaciones de palabras” puedan ser registradas como Marca, para distinguir una empresa, producto o servicio.
La distinción de una Marca se debe observar desde una visión nivel nacional, pues así lo dicta el Tribunal Supremo en el caso de la marca “lagrimitas de pollo STS rec 7434/2002 de 6 de Mayo del 2005“, en el Tribunal Supremo dicta que la Marca “lagrimitas de pollo” a pesar de ser reconocida en la región geográfica de Andalucía como una típica tapa o receta de cocina Andaluza, se puede registrar como marca en España, dado que esta receta de cocina no es reconocida igual en todas las zonas geográficas Españolas, ni tampoco es habitual en el lenguaje nacional el uso de la expresión “lagrimitas de pollo”, dado que personas residentes en Galicia o en Cataluña no relacionan con nada la expresión “lagrimitas de pollo”.
Por tanto, desde una observación de registro de Marca a nivel nacional, el Tribunal Supremo en dicho asunto, dicta que “lagrimitas de pollo ®” como receta de cocina Andaluza no puede ser considerada una expresión genérica habitualmente usada en el lenguaje de los españoles, y por tanto se puede registrar como Marca dicha receta Andaluza. De esta sentencia/doctrina es de donde llegamos a deducir que:
Se entiende como denominación genérica no registrable como Marca, aquella que se compone de conjunciones de palabras habitualmente usadas en el lenguaje de toda España.
Por ello no se podrá registrar nunca una expresión habitual como es “El periódico”, ya que esta denominación es habitualmente usada en toda España y por tanto sería una denominación genérica no registrable, pero sin embargo, si podremos registrar otras combinaciones como, las ya registradas:
El periódico de Barcelona ®
El periódico de Bilbao ®
El periódico de Valencia ®
El periódico de Cataluña ®
El periódico de Madrid ®
El periódico de Andalucía ®
El periódico de los deportes ®
Existen miles de marcas registradas y protegidas que dan esa abstracta sensación de generalidad como es el caso de ; “Morcilla de Burgos ®”; “Universidad de Sevilla ®”, “Universidad de Barcelona ®”, “Fútbol Club Barcelona ®”, “Aeropuertos de Madrid ®”, “Feria de Barcelona ®”, “Fira Barcelona ®”, “Club Natación Cataluña ®”, “Peritos Judiciales Barcelona ®”, “Caja Madrid ®”, “Catalunya Caixa”, “Mutua Madrileña ®”, “Tasaciones Madrid ®”, “El periódico de Barcelona ®”, etc. Todas ellas se pueden registrar y son consideradas marcas con distinción, pues como hemos justificado anteriormente ninguna de ellas es usada habitualmente en un lenguaje común de todos los Españoles y por tanto logran distinguir una empresa.
Por tanto no existe justificación técnica alguna conforme los ejemplos que se han ilustrado en párrafo anterior, son abstractas Marcas Genéricas, Marcas Descriptivas o Marcas Débiles, ya que hay que recordar que dichos conceptos de “Marca Genérica” o “Marca Descriptiva” son conceptos que no existen ni están regulados en la legislación de Marcas.
Respecto al abstracto concepto de Marcas Débiles se da a entender que se corresponden con marcas que usan palabras o combinación de palabras de uso común y por tanto tienen una protección débil, es decir, no se puede prohibir a nadie que use palabras o combinaciones de palabras para una marca similar a la que otra empresa ya ha registrado, por ejemplo si mi marca es “LECHE AZUL”, no puedo prohibir que otra persona emplee la palabra “LECHE” o “AZUL” en su marca, y por tanto mi marca es una marca débil a efectos de protección de derecho exclusivo de uso, dado que no tengo el derecho de uso exclusivo de las palabras independientes que componen mi marca, pero eso no quiere decir que pierda mis derechos de protección de marca en su “visión de conjunto” si esta está registrada, contra otros que quieran usar una marca igual o semejante en su visión de conjunto, como podría ser “BLUE MILK”, o “LECHE AZULADA” por citar unos ejemplos.
En contra partida, vamos a ilustrar algunos ejemplos de expresiones o combinaciones de palabras que si que se corresponden con denominaciones genéricas o descriptivas comunes en nuestro lenguaje y que por tanto, no se pueden registrar como Marcas en virtud al (art. 5.1.d de la LM), dado que estas no logran distinguir a una empresa;
Ejemplo 1: “bicicleta de carreras”.
Ejemplo 2: “cama de matrimonio”.
Ejemplo 3: “tortilla de patatas”.
Ejemplo 4: “Flan de Huevo”.
Ejemplo 5: “Mecánico de Coches”.
Ejemplo: 6: “El periódico”.
Seleccionando el ejemplo 4, como modelo, si decimos –> “Voy a comprar Flan de Huevo”, se denota que dicha expresión “Flan de Huevo” no logra distinguirse como Marca respecto de otras empresas/marcas que etiquen sus productos o envases a modo descriptivo del contenido con la expresión: Flan de Huevo.
Sucede la mismo con el ejemplo 6, dado que es una expresión habitual decir “voy a ir a comprar el periódico” pero ya no sería habitual decir en toda España “voy a ir a comprar El periódico de Barcelona ®, por que en este segundo caso si que estaríamos distinguiendo a una empresa, siendo prueba de ello que existen miles de registros de marcas que contienen las conjunciones de palabras “El+periódico+de+Catalunya, Sevilla, Andalucía, etc”.
La finalidad del Art. 5.1 consiste en prohibir el registro de lo que en un lenguaje abstracto muchas personas no avezadas en materia de legislación marcas definen como Marca Genérica, Marca Descriptiva o Marca Débil y que recíprocamente entendemos a efecto técnico como “denominación genérica”, “denominación descriptiva” o “denominación compuestas con palabras de uso común”.
Veamos ahora otros ejemplos de palabras no registrables como marca:
Ejemplos de denominaciones genéricas no registrables en exclusiva (la palabra sola): “televisor”, “agua”,”refresco”, “bicicleta”, “pollo”, “club”, “fútbol”, “Madrid”, “Barcelona”, “Costa Brava”, “Aeropuerto”, “coche”, “piso”, “galletas”, “playa”, “profesor”, “bolígrafo”, “cuchara”, etc.
Ninguna de las palabras en exclusiva (solas) anteriores podrían ser registradas como marcas en virtud a las prohibiciones del Art. 5.1 de la Ley de Marcas apartados c), d), e) pues dichos vocablos son de uso común y diario en todas partes de España y además son palabras en “exclusiva” (solas). No obstante, en virtud del Art. 5.3 y Art. 4.2 dichas palabras si que pueden constituir una marca al combinarlas con otras palabras adicionales, tal y como hemos venido justificando hasta este punto, y siempre y cuando la conjunción de varias palabras no componga una expresión o indicación de uso habitual que no pueda distinguir un producto o servicio de una empresa de los de otras empresas.
Alguien se preguntará, ….si la marca genérica habitualmente usada por todos no se puede registrar:
¿como es posible que existan marcas genéricas registradas como “DONUT ®” (Palabra inglesa que significa “Rosquilla” en Español) ?.
La respuesta es que existen varios preceptos jurisprudenciales muy importantes que prevalecen a las prohibiciones absolutas del Art. 5.1, y que permiten el registro en virtud del contenido del Art. 5.2, dichos preceptos son:
Derecho de uso anterior: El primero que usa la marca adquiere el derecho de titularidad de la Marca a pesar de no haberla registrado, si un tercero posteriormente la registra, se considera que el derecho de titularidad pertenece al primero que la ha usado y/o creado y no al que después la registra siendo inválido o nulo dicho registro o uso posterior al primer uso o registro anterior.
Distinvidad Sobrevenida o Secondary Meaning: Cuando la marca ya es conocida en el mercado por sus consumidores y por tanto se reconoce como un producto o servicio deja de ser una denominación genérica o descriptiva y adquiere el derecho al registro como Marca (Caso DONUT ® o GILLETTE ®).
El Art. 5.2 de la Ley de Marcas permite el registro de denominaciones genéricas (ya usadas como marcas) aún y a pesar de que sean denominaciones descriptivas y/o genéricas y no cumplan lo dispuesto en el Art. 5.1
Derecho de Genialidad o Creatividad del inventor (Protege la creatividad del inventor/creador de una denominación como marca, por ejemplo en el caso COCA-COLA ®, FANTA ®, la genialidad del inventor es la que está relacionando una palabra de fantasía a un determinado producto de una empresa. En este aspecto cabe recordar que a nivel mundial existen muchas marcas que se han vulgarizado convirtiéndose en marcas de o palabras de uso habitual, cuales también vamos a comentar mas adelante en esta publicación.
Estos preceptos jurisprudenciales prevalecen y tienen primacía al derecho que otorga el registro oficial de la Marca en OEPM o la OAMI, pues dichos dos preceptos son la esencia de una legislación en Marcas, cuya finalidad es:
“Proteger tácitamente la identidad de las empresas para poder disfrutar de un mercado leal, sin piratería”.
Como cualquier lector (español) estará de acuerdo, la etimología de la palabra como marca en el caso de “DONUT ®” es mas tácitamente conocida en España por un producto de consumo de la empresa PANRICO S.A, que por el significado real de la palabra inglesa “DONUT” cuyo traducción a idioma español es “Rosquilla”. Por ello “DONUT ®” está registrada en España a pesar de las prohibiciones del Art. 5.1. de la Ley de Marcas, dado que en este caso sería de aplicación el Art. 5.2 que permite su registro, pues el Art. 5.2 expone que no es de aplicación lo dispuesto en el Art 5.1 cuando la marca ha adquirido distinción por su uso.
Respecto a la Marca DONUT ® cabe recordar que hubo un competidor que se fundamentó en la abstracta idea de que la marca DONUT ® es una denominación genérica para así este poder comercializar sus nuevos productos competidores idénticos al producto DONUT ®. Aludimos a la STS 3064/2012, donde también el Tribunal Supremo protege a la marca DONUT ® en dicha situación a pesar de ser una marca compuesta exclusivamente por una denominación genérica que alude o describe al tipo de producto.
Por tanto, “el derecho de uso anterior”,”distinción por uso”, “distintividad sobrevenida”, “secondary meaning” y la genialidad del primer inventor o usuario de la marca, otorgan el derecho al registro de la marca en virtud al Art. 5.2, aún y a pesar de que la marca consista en una denominación genérica (Marca genérica), denominación descriptiva (marca descriptiva) o palabra comúnmente usada (marca débil).
Las marcas con “distintividad adquirida por el uso” en algunos casos son denominadas “marcas notorias o marcas renombradas” cuando son marcas muy populares y conocidas, como es el caso en España de la marca “Donut ®” y en esta situación, la marca genérica, no solo se puede registrar si no que además llega a adquirir la “protección especial en todas las clases de registro.
La jurisprudencia ha remarcado en repetidas ocasiones que la distintividad sobrevenida no tiene el por que estar vinculada a una popularidad de la marca, pues según nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo,
Es suficiente que la marca se use para tener adquirido el “derecho de uso anterior”.
Existen casos de empresas que aún y no habiendo nunca registrado su marca, han disfrutado del “ius prohibendi” siendo este el único derecho que tienen los propietarios de las marcas, (derecho a prohibir el uso de su marca o marcas semejantes a terceros).
Por este motivo, cabe destacar que el registro de marca es voluntario.
El “derecho de uso anterior” (Distintividad Sobrevenida por su uso) prevalece o tiene primacía al derecho que otorga el registro oficial de la marca.
Sobre lo comentado, nos basamos en la doctrina del Tribunal Supremo Español, y para ello citamos el caso “Cas Sucrer”, “Hijos de Villalonga” STS rec 2238/2008. donde prevalece el derecho anterior del padre sin registrar su marca, al derecho de registro y uso de misma marca o marcas semejantes que registró después el hijo para los mismos productos y servicios.
Por tanto podemos decir que;
El “Derecho de uso anterior” es lo que confiere la titularidad real de una Marca con primacía al registro en la OEPM o uso posterior por terceros en el mercado sin autorización del titular, que la usó y lanzó primero al mercado.
En la sentencia del Caso “Hijos de Villalonga” es destacable que el Tribunal Supremo anula absolutamente todos los registros de Marcas del Hijo que contienen alguna palabra que hiciera alusión mínima similar a la Marca sin registrar del Padre, la sentencia comentada, incluso prohíbe al hijo usar su propio apellido en el registro de Marcas para la misma actividad que ya venía ejerciendo el padre con su apellido con anterioridad, lo que evidencia que el Derecho de Uso Anterior tiene primacía a cualquier otro derecho de terceros, como el “apellido” y “localidad geográfica” en este caso siendo dichos derechos negados al hijo a ser usados como Marca.
También hemos de tener en cuenta que las marcas de fantasía (no habitualmente usadas por nadie), acaban convirtiéndose en palabras genéricas de uso común cuando estas son usadas habitualmente por todos en todas partes o aparecen en el diccionario como palabras de uso común, citamos algunos ejemplos como; “Rimel (Rimmel ®”), “pósit (Post-it ®)”, “clínex (Kleenex ®)”, “maicena (Maizena ®)”, “ketchup (Kétchup ®)”, “gillete (Gillette ®)”, etc.
De forma sorprendente estas Marcas alcanzan tal importante distinción en el mercado que se convierten en palabras genéricas, pero ojo, eso no quiere decir dejen de ser Marcas, y además con una protección especial por tratarse de Marcas Renombradas o Marcas Notorias.
¿Que sucede con las Marcas Geográficas que usan nombres de ciudades, municipios, localidades?
Lo primero que debemos saber, es que en la legislación no está definido el concepto de Marca Geográfica, por lo que volvemos a encontrarnos ante otra abstracta definición del concepto de “Marca”.
Para hacernos una idea de este nuevo vago e inexistente concepto de “Marca Geográfica” citamos el caso de STS “Longaniza de Graus ®” vs “Embutidos Villa de Graus S.A” rec 1647/1998, donde la Marca “Longaniza de Graus ®” no es considerada por el Tribunal Supremo como denominación genérica ni descriptiva, a pesar de que se compone de los elementos o palabras genéricas “Longaniza” mas la demarcación geográfica o municipio de “Graus”.
“Longaniza de Graus ®” en virtud a su derecho de uso anterior puede ejercer su “ius prohibendi” (prohibir el uso a terceros) de marcas o signos semejantes registrados. En este caso, la actora “Longaniza de Graus ®” logra su pretensión de prohibición de uso posterior de la denominación social registrada por un tercero denominada “Embutidos Villa de Graus S.A” dado que puede existir riesgo de confusión con las dos empresas en las misma zona geográfica.
Por tanto una vez registrada una marca, y según dicha doctrina del Tribunal Supremo”Longaniza de Graus ®”, técnicamente, no es, ni una denominación descriptiva ni una denominación genérica, pues se justifica que seria considerada genérica si fuese solo “Longaniza”, y sería considerada descriptiva si fuese “Longaniza de cerdo” pero al introducir el termino geográfico “Graus” se está distinguiendo a dicho producto o servicio en la zona geográfica de Graus respecto de una visión global Nacional, dado que un Sevillano o un Catalán cuando se dirigen al supermercado no van expresamente a comprar “Longaniza de Graus ®”, si no que según en su lenguaje común comprarán “Longaniza” o “Longaniza de Cerdo”, razón por lo que la expresión “Longaniza de Graus” es una Marca registrada.
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