Si has realizado la búsqueda de marca genérica y has llegado a este blog, tengo que anticiparte que no existe ninguna definición oficial de la marca genérica.
Aún y no existiendo una definición oficial de la marca genérica, es cierto, que es resulta habitual en un argot incluso profesional escuchar que “no es posible o no se recomienda registrar una marca genérica o descriptiva”
Por esta razón me he aventurado a realizar una propia y abstracta definición de lo que se entiende por un profesional, o lo que las personas dan a entender cuando se refieren a las marcas genéricas.
Lanzo entonces, la abstracta definición de marca genérica:
Una marca genérica es aquella que se compone por una expresión habitualmente usada en nuestro lenguaje no pudiendo dicha expresión, ser registrada ni considerada una Marca.
Técnicamente la vaga o abstracta definición de marca genérica se corresponde a la definición de una “denominación genérica” o la definición de una “denominación descriptiva” no registrable como marca, quiero decir, que marca genérica, es lo mismo que “denominación genérica” o “denominación descriptiva”.
A rasgos generales hemos de saber que uan denominación genérica o denominación descriptiva es aquella que está compuesta por expresiones habitualmente usadas en nuestro lenguaje como podría ser por ejemplo, coche de carreras, cama de matrimonio, flan de huevo, pan de maiz, camara de fotos, etc. Evidentemente ninguna de estas expresiones habitualmente usadas por todos en nuestro lenguaje no se pueden registrar como marca, ya que el registrar una marca prohíbe su uso comercial a todas las demás personas que no la hayan registrado.
En base a esta primera y abstracta definición que yo mismo he creado sobre la “marca genérica”, la esencia primaria de lo que deseo transmitir en este blog es que una marca registrada nunca puede estar compuesta por una expresión habitualmente usada en nuestro lenguaje.
A fin de que se entienda el enfoque que planteo, y adentrándonos en materia, empezaré ilustrando algunos ejemplos de “combinaciones de palabras” que están registradas como Marca y “no son expresiones habitualmente usadas en nuestro lenguaje”, razón por lo que no son consideradas ni denominaciones genéricas, ni denominaciones descriptivas, ni por ende marcas genéricas:
Ejemplo 1 (MUTUA MADRILEÑA ®): Un gallego en su lenguaje común o habitual, no dice “me voy a la MUTUA MADRILEÑA ®” si no diría, “me voy a la mutua del seguro”, incluso un madrileño tampoco diría en un lenguaje habitual que se va a la mutua madrileña, cuando realmente quiere ir a una mutua de seguros.
Ejemplo 2 (MORCILLA DE BURGOS ®): Un sevillano habitualmente no dirá, “me voy a comprar MORCILLA DE BURGOS ®” si no que expresará “me voy a comprar morcilla”.
Ejemplo 3 (CAJA MADRID ®) : Un valenciano en su lenguaje común o habitual, no dice “me voy a CAJA MADRID ®” si no que dirá, “me voy a la caja o al banco”.
Ejemplo 4. (ACEITUNAS LA ESPAÑOLA ®): Cuando alguien dice que vá a ir a comprar “ACEITUNAS LA ESPAÑOLA ®” está identificando a una empresa, dado que lo normal es decir, “voy a ir a comprar aceitunas de anchoa”, o “voy a comprar aceitunas sin hueso” o si desea que sean de procedencia española dirá “voy a comprar aceitunas españolas o aceitunas de España”
Ejemplo 5 (PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®) : Un Andaluz o incluso un barcelonés al contratar a un perito en su lenguaje común no dirá, “voy a contratar PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®”, si no que dirá “voy a contratar un perito mecánico o un perito médico”. Incluso si un Aragonés desea contratar un perito de Barcelona, no dirá “Voy a contratar PERITOS JUDICIALES BARCELONA ®” si no en su lugar expresaría en un lenguaje habitual la frase, “voy a contratar un perito de Barcelona”.
Con estos cinco ejemplos de marcas registradas, podemos apreciar que las conjunciones de palabras que las componen logran distinguir a una empresa dentro de un lenguaje o conversación normal o forma de hablar natural de las personas, por tanto dichas expresiones se pueden registrar como marcas al no ser expresiones habituales empleadas en nuestro lenguaje, logrando estas expresiones distinguir a una empresa en el mercado.
Tras la lectura de mucha jurisprudencia y haber comprobado que existen millares de marcas compuestas por combinaciones de palabras de uso común, llegamos a la conclusión de que:
El hecho de que las “combinaciones de palabras” se compongan de expresiones que no se usan habitualmente en nuestro lenguaje, es lo que dá lugar a que estas “combinaciones de palabras” puedan ser registradas como Marca y por ende puedan distinguir una empresa, producto o servicio.
Entramos también a intentar definir el concepto de Marca Descriptiva o Marca Débil:
Al igual que la Marca Genérica, las Marcas Descriptivas o Marcas Débiles tampoco existen ni están tipificadas su definiciones en en nuestra legislación o reglamento de registro de marcas.
Sin embargo el concepto o definición de denominaciones genéricas o denominaciones descriptivas si que ha llegado a entenderse como aquellas palabras o conjuntos de palabras que nunca podrán registrarse como “Marcas”.
Se tiende a confundir erróneamente el abstracto concepto de Marca Genérica, Marca Descriptiva o Marca Débil con la respectiva denominación genérica, denominación descriptiva o denominación débil.
Ahora bien, ¿que entendemos como denominación genérica o como denominación descriptiva?.
Una denominación genérica o denominación descriptiva es un conjunto de palabras que habitualmente son empleadas en el lenguaje del territorio donde se pretende registrar una marca.
Una marca ya registrada nunca puede ser considerada igual que una denominación genérica o una denominación descriptiva, pues de ser así, se habría denegado su registro por las prohibiciones absolutas definidas en el Art. 5 de la Ley de Marcas, conforme está carece de distintividad.
Para entender lo anterior hemos de partir de la base o fundamento principal de que toda marca para poder ser registrada debe tener distintividad como empresa, es decir:
Una marca registrada NO puede estar compuesta por una expresión habitualmente usada en nuestro lenguaje.
Ahora vamos a ilustrar algunos ejemplos aclaratorios de expresiones habitualmente usadas en nuestro lenguaje o combinaciones de palabras que si que se corresponden con denominaciones genéricas o deniminaciones descriptivas no registrables como Marca en virtud al (art. 5.1.d de la LM), dado que estas no logran distinguir a una empresa;
Ejemplo 1: “bicicleta de carreras”.
Ejemplo 2: “cama de matrimonio”.
Ejemplo 3: “tortilla de patatas”.
Ejemplo 4: “Flan de Huevo”.
Ejemplo 5: “Mecánico de Coches”.
Ejemplo 6: “El periódico”.
Ejemplo 7: “Un kilo de arroz”.
Ejemplo 8: “La mujer mas hermosa”.
Seleccionando el ejemplo 4, como modelo, si decimos –> “Voy a comprar Flan de Huevo”, se denota que dicha expresión “Flan de Huevo” no logra distinguirse como Marca respecto de otras empresas/marcas que etiquen sus productos o envases a modo descriptivo del contenido con la expresión: Flan de Huevo.
Sucede la mismo con el ejemplo 6, dado que es una expresión habitual decir “voy a ir a comprar el periódico”, no obstante no sería habitual decir “voy a ir a comprar El periódico de Barcelona ®, por que en este segundo caso si que estaríamos distinguiendo a una empresa, siendo prueba de ello que existen miles de registros de marcas que contienen las conjunciones de palabras “El+periódico+de+Catalunya, Sevilla, Andalucía, etc”.
Por tanto la función del del Art. 5.1 de la Ley de marcas consiste en prohibir el registro de lo que entendemos a efecto técnico como “denominación genérica”, “denominación descriptiva” o “denominación compuestas con palabras de uso común habitualmente usadas en el lenguaje”.
Veamos ahora otros ejemplos de palabras no registrables como marca:
Ejemplos de denominaciones genéricas no registrables en exclusiva (la palabra sola): “televisor”, “agua”,”refresco”, “bicicleta”, “pollo”, “club”, “fútbol”, “Madrid”, “Barcelona”, “Costa Brava”, “Aeropuerto”, “coche”, “piso”, “galletas”, “playa”, “profesor”, “bolígrafo”, “cuchara”, etc.
Ninguna de las palabras en exclusiva (solas) anteriores podrían ser registradas como marcas en virtud a las prohibiciones del Art. 5.1 de la Ley de Marcas apartados c), d), e) pues dichos vocablos son de uso común y diario en todas partes de España y además son palabras en “exclusiva” (solas). No obstante, en virtud del Art. 5.3 y Art. 4.2 dichas palabras si que pueden constituir una marca al combinarlas con otras palabras adicionales, tal y como hemos venido justificando hasta este punto, y siempre y cuando la conjunción de varias palabras no componga una expresión o indicación de uso habitual que no pueda distinguir un producto o servicio de una empresa de los de otras empresas.
La Ley de marcas en su Art. 4.1, realiza la siguiente definición de marca:
Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
El registro de una marca tiene por objeto evitar el riesgo de confusión de una empresa con otras empresas, y para ello la marca se debe poder distinguir.
La Ley de Marcas en su Art. 4.2.a) matiza que una marca puede estar compuesta por palabras o combinaciones de palabras y ello es lo que da lugar a que muchas veces lleguemos a interpretar que una marca compuesta por palabras comunes sea una marca débil, es decir, con poca distinción.
Llegados a este párrafo cabe aclarar cuales son las “combinaciones de palabras” que se podrían registrar como Marca y cuales de estas combinaciones de palabras no podrían distinguir a una empresa ni registrarse como marca.
Es importante también saber que la distinción de una Marca se debe observar desde una visión nivel nacional, pues así lo valora el Tribunal Supremo en el caso de la marca “lagrimitas de pollo STS rec 7434/2002 de 6 de Mayo del 2005“.
Se dice en dicha sentencia que la Marca “lagrimitas de pollo” a pesar de ser reconocida en la región geográfica de Andalucía como una típica receta de cocina Andaluza de una tapa, se puede registrar como marca en España dicha denominación “lagrimitas de pollo”, dado que esta receta de cocina no es reconocida igual en todas las zonas geográficas Españolas, ni tampoco es habitual en el lenguaje nacional el uso de la expresión “lagrimitas de pollo”, dado que personas residentes en Galicia o en Cataluña no relacionan con nada la expresión “lagrimitas de pollo”.
Por tanto desde una observación de registro de Marca a nivel nacional, el Tribunal Supremo nos aclara que “lagrimitas de pollo ®” como receta de cocina Andaluza no puede ser considerada una expresión genérica habitualmente usada en el lenguaje de toda España, y por tanto se puede registrar como Marca dicha denominación de receta Andaluzam entendemos por no ser popular en toda España. De esto obviamente, tenemos que deducir que “tortilla de patatas” sin embargo no se podría registrar, por en este caso si ser una receta típica y además de uso habitual en todas las partes de España.
De esto llegamos a deducir que:
Una denominación genérica no registrable como Marca es aquella que se compone de conjunciones de palabras habitualmente usadas en un lenguaje natural de toda España.
Además, la razón por la que las “combinaciones de palabras” se pueden registrar como marcas, está descrita en el Art. 5.3 de Ley de Marcas que dice así:
Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.
Por ello no se podrá registrar nunca una expresión habitual como es el caso de “El periódico”, ya que esta denominación es habitualmente usada en toda España y por tanto sería una denominación genérica no registrable, pero sin embargo, si podremos registrar otras combinaciones como, las ya registradas:
El periódico de Barcelona ®
El periódico de Bilbao ®
El periódico de Valencia ®
El periódico de Cataluña ®
El periódico de Madrid ®
El periódico de Andalucía ®
El periódico de los deportes ®
Existen miles de marcas registradas y protegidas que nos dan esa abstracta y falsa sensación de generalidad como es el caso de ; “Morcilla de Burgos ®”; “Universidad de Sevilla ®”, “Universidad de Barcelona ®”, “Fútbol Club Barcelona ®”, “Aeropuertos de Madrid ®”, “Feria de Barcelona ®”, “Fira Barcelona ®”, “Club Natación Cataluña ®”, “Peritos Judiciales Barcelona ®”, “Caja Madrid ®”, “Catalunya Caixa”, “Mutua Madrileña ®”, “Tasaciones Madrid ®”, “El periódico de Barcelona ®”, etc. Todas ellas se pueden registrar y son consideradas marcas con distinción, pues como hemos justificado anteriormente ninguna de ellas es usada habitualmente en una forma de expresión habitual y por tanto, dichas denominaciones logran distinguir una empresa, producto o servicio.
Respecto a la Marca Débil cabe recordar que al principio de esta publicación, ya se ha explicado que esta modalidad de registro de marca no existe, a pesar de ello, entre profesionales del sector a modo informal englobamos dentro de esta definición a aquellas Marcas Registradas o conocidas, que en su composición incluyen alguna palabra o nombre de uso común y/o habitual. Por tanto, podemos decir que los ejemplos de marcas que hemos citado anteriormente, si que son denominaciones débiles o marcas débiles.
La definición de Marca Débil se relaciona abstractamente a aquella marca registrada que contiene una palabra o nombre de uso habitual, dando lugar a una marca registrada con una protección débil.
Pero… ¿que quiere decir Protección Débil?
Protección débil quiere decir, que no se puede prohibir a nadie que use palabras o combinaciones de palabras de una marca registrada con combinaciones de palabras comunes.
Por ejemplo si mi marca registrada fuese “LECHE AZUL”, no podría prohibir que mis competidores empleen la palabra “LECHE” o “AZUL” en sus marcas, o incluso registren también dichas palabras en otras marcas parecidas a la mia. Con este ejemplo puedo decir que aunque registrase la marca “LECHE AZUL” esta sería una marca con protección débil a efectos de protección de derecho exclusivo de cada una de sus palabras que la componen.
Esto no quiere decir que el titular de una Marca compuesta por palabras de uso común pierda sus derechos de protección de marca en su visión de conjunto.
Por tanto diremos que una marca tiene una protección fuerte cuando utiliza palabras de fantasía pero es débil cuando está compuesta por combinaciones de palabras normales.
Alguien se preguntará, ….si la marca genérica habitualmente usada por todos no se puede registrar:
¿como es posible que existan marcas genéricas registradas como “DONUT ®” (Palabra inglesa que significa “Rosquilla” en Español) ?.
La respuesta es que existen varios preceptos jurisprudenciales muy importantes que prevalecen a las prohibiciones absolutas del Art. 5.1, y que permiten el registro también en virtud del contenido del Art. 5.2, dichos preceptos son tres:
- Distinvidad Sobrevenida o Secondary Meaning: Cuando la marca ya es conocida en el mercado por sus consumidores y por tanto se reconoce como un producto o servicio deja de ser una denominación genérica o descriptiva y adquiere el derecho al registro como Marca (Caso DONUT ® o GILLETTE ®).
El Art. 5.2 de la Ley de Marcas permite el registro de denominaciones genéricas (ya usadas como marcas) aún y a pesar de que sean denominaciones descriptivas y/o genéricas y no cumplan lo dispuesto en el Art. 5.1 - Derecho de uso anterior: El primero que usa la marca adquiere el derecho de titularidad de la Marca a pesar de no haberla registrado, si un tercero posteriormente la registra, se considera que el derecho de titularidad pertenece al primero que la ha usado y/o creado y no al que después la registra siendo inválido o nulo dicho registro o uso posterior al primer uso o registro anterior.
- Derecho de Genialidad o Creatividad del inventor (Protege la creatividad del inventor/creador de una denominación como marca, por ejemplo en el caso COCA-COLA ®, FANTA ®, la genialidad del inventor es la que está relacionando una palabra de fantasía a un determinado producto de una empresa. En este aspecto cabe recordar que a nivel mundial existen muchas marcas que se han vulgarizado convirtiéndose palabras de uso habitual, cuales también vamos a comentar mas adelante en esta publicación.
Estos preceptos jurisprudenciales prevalecen y tienen primacía al derecho que otorga el registro oficial de la Marca en OEPM o la OAMI, pues dichos dos preceptos son la esencia de una legislación en Marcas, cuya finalidad es:
“Proteger tácitamente la propiedad industrial de las empresas para poder disfrutar de un mercado leal, sin parasitismo entre empresas competidoras “.
Como cualquier lector (español) estará de acuerdo, la etimología de la palabra como marca en el caso de “DONUT ®” es mas tácitamente conocida en España por un producto de consumo de la empresa PANRICO S.A, que por el significado real de la palabra inglesa “DONUT” cuyo traducción a idioma español es “Rosquilla”.
Por ello “DONUT ®” está registrada en España a pesar de las prohibiciones del Art. 5.1. de la Ley de Marcas, dado que en este caso sería de aplicación el Art. 5.2 que permite su registro, pues el Art. 5.2 expone que no es de aplicación lo dispuesto en el Art 5.1 cuando la marca ha adquirido distinción por su uso.
Respecto a la Marca DONUT ® cabe recordar que hubo un competidor que se fundamentó en la abstracta idea de que la marca DONUT ® es una denominación genérica para así este poder comercializar sus nuevos productos competidores idénticos al producto DONUT ®. Aludimos a la STS 3064/2012, donde también el Tribunal Supremo protege a la marca DONUT ® en dicha situación a pesar de ser una marca compuesta exclusivamente por una denominación genérica que alude o describe al tipo de producto.
Por tanto, “el derecho de uso anterior”,”distinción por uso”, “distintividad sobrevenida” o “secondary meaning” otorgan el derecho al registro de la marca en virtud al Art. 5.2, aún y a pesar de que la marca consista en una denominación genérica (Marca genérica), denominación descriptiva (marca descriptiva) o palabra comúnmente usada (marca débil).
Las marcas con “distintividad adquirida por el uso” en algunos casos son denominadas “marcas notorias o marcas renombradas” cuando son marcas muy populares y conocidas, como es el caso en España de la marca “Donut ®” y en esta situación, la marca genérica, no solo se puede registrar si no que además llega a adquirir la “protección especial” en todas las clases de registro, aún y a pesar de que nunca hubiera estado registrada.
El Tribunal Supremo ha remarcado en repetidas ocasiones que la distintividad sobrevenida no tiene el por que estar vinculada a una popularidad de la marca, si no que:
Es suficiente que la marca se use para tener adquirido la distinción o lo que entendemos como “derecho de uso anterior”.
Existen casos de empresas que aún y no habiendo nunca registrado su marca, han disfrutado del “ius prohibendi” siendo este el único derecho que tienen los propietarios de las marcas, (derecho a prohibir el uso de su marca o marcas semejantes a terceros). Por este motivo, cabe destacar que el registro de marca es voluntario.
El “derecho de uso anterior” (Distintividad Sobrevenida por su uso) prevalece o tiene primacía al derecho que otorga el registro oficial de la marca si este fue después.
Sobre lo comentado, nos basamos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, y para ello citamos el caso “Cas Sucrer”, “Hijos de Villalonga” STS rec 2238/2008. donde prevalece el derecho anterior del padre sin registrar su marca, al derecho de registro y uso de misma marca o marcas semejantes que registró después el hijo para los mismos productos y servicios.
Por tanto podemos decir que;
El “Derecho de uso anterior” es lo que confiere la titularidad real de una Marca con primacía al registro en la OEPM o uso posterior por terceros en el mercado sin autorización del titular, que la usó y lanzó primero al mercado.
En la sentencia del Caso “Hijos de Villalonga” es destacable que el Tribunal Supremo anula absolutamente todos los registros de Marcas del Hijo que contienen alguna palabra que hiciera alusión mínima o similar a la Marca sin registrar del Padre, la sentencia comentada, incluso prohíbe al hijo usar su propio apellido en el registro de Marcas para la misma actividad que ya venía ejerciendo el padre con su apellido con anterioridad, lo que evidencia que el Derecho de Uso Anterior tiene primacía a cualquier otro derecho de terceros, incluso el uso del “apellido” y “localidad geográfica” en este caso siendo dichos derechos negados al hijo a ser usados por este como Marca.
También hemos de tener en cuenta que las marcas de fantasía (no habitualmente usadas por nadie), acaban convirtiéndose en palabras genéricas de uso común cuando estas son usadas habitualmente por todos en todas partes o aparecen en el diccionario como palabras de uso común . Citamos algunos ejemplos como; “Rimel (Rimmel ®”), “pósit (Post-it ®)”, “clínex (Kleenex ®)”, “maicena (Maizena ®)”, “ketchup (Kétchup ®)”, “gillete (Gillette ®)”, etc. De forma sorprendente estas Marcas alcanzan tal importante distinción en el mercado que se convierten en palabras genéricas, pero ojo, eso no quiere decir que pierdan sus derechos de Marcas, pues contradictoriamente gozan de una protección especial por tratarse de Marcas Renombradas o Marcas Notorias.
¿Que sucede con las Marcas Geográficas que usan nombres de ciudades, municipios, localidades?
Lo primero que debemos saber, es que en la legislación no está definido/tipificado el concepto de Marca Geográfica, por lo que volvemos a encontrarnos ante otra y nueva abstracta definición del concepto de “Marca”.
Para hacernos una idea de este nuevo vago, abstracto e inexistente concepto de “Marca Geográfica” citamos el caso de STS “Longaniza de Graus ®” vs “Embutidos Villa de Graus S.A” rec 1647/1998, donde la Marca “Longaniza de Graus ®” no es considerada por el Tribunal Supremo como denominación genérica ni descriptiva, a pesar de que se compone de los elementos o palabras genéricas “Longaniza” mas la demarcación geográfica o municipio de “Graus”.
“Longaniza de Graus ®” en virtud a su derecho de uso anterior puede ejercer su “ius prohibendi” (prohibir el uso a terceros) de marcas o signos semejantes registrados. En este caso, la actora “Longaniza de Graus ®” logra su pretensión de prohibición de uso posterior de la denominación social registrada por un tercero denominada “Embutidos Villa de Graus S.A” dado que puede existir riesgo de confusión con las dos empresas en las misma zona geográfica, y en donde se respeta el derecho anterior al primero que registró una marca en dicha Villa.
Por tanto una vez registrada una marca, y según dicha doctrina del Tribunal Supremo”Longaniza de Graus ®”, técnicamente, no es, ni una denominación descriptiva ni una denominación genérica, pues se justifica que seria considerada genérica si fuese solo “Longaniza”, y sería considerada descriptiva si fuese “Longaniza de cerdo” pero al introducir el termino geográfico “Graus” se está distinguiendo a dicho producto o servicio en la zona geográfica de Graus respecto de una visión global Nacional, dado que como hemos explicado anteriormente, un Sevillano o un Catalán cuando se dirigen al supermercado no van expresamente a comprar “Longaniza de Graus ®”, si no que según en su lenguaje común comprarán “Longaniza” o “Longaniza de Cerdo”, razón por lo que la expresión “Longaniza de Graus” es una Marca registrada con suficiente distinción y con capacidad de prohibir que se usen o registren nuevas marcas semejantes para el mismo tipo de producto o servicio.
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