Category Archives: MARCAS

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sentencia supremo marca barcelona

El Tribunal Supremo deniega la Marca Colectiva Barcelona.

El Tribunal Supremo ayer, 13 de marzo del 2018 ha denegado el registro de la Marca Colectiva Barcelona.

Ayer por la tarde recibimos la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Marca Barcelona.

El Tribunal Supremo da la razón a Peritos Judiciales Barcelona S.L., en los dos recursos judiciales que junto a la OEPM hemos interpuesto contra el Ayuntamiento de Barcelona.

Hemos tenido que trabajar mucho para lograr defender que en nuestro nombre de empresa se pueda usar la palabra “Barcelona”.

Tuvimos que empezar con un recurso de alzada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, posteriormente tuvimos que continuar litigando ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y finalmente ante el Tribunal Supremo.

El esfuerzo ha merecido la pena, ya que podemos seguir utilizando la palabra “Barcelona” en el nombre de nuestra empresa sin tener que pedir permiso al ayuntamiento ni pagarles una tasa por ello, ni tampoco será el ayuntamiento quien nos dirá si nuestra marca es de “calidad” o no es de calidad al utilizar la palabra Barcelona, si no que se mantendrá la decisión (sobre la cuestión) del mercado consumidor, como siempre ha sido y como debe de ser.

Adjuntamos al presente la sentencia del Tribunal Supremo en cuya sentencia obtuvimos respuesta favorable en relación a nuestros argumentos jurídicos sustentados, sin embargo nos parece curioso que en dicha sentencia se siga confundiendo por los tribunales el concepto de “persona jurídica de derecho público” con “administración pública”. Es importante esta aclaración, dado que la esencia de la Ley de Marcas es poder distinguir en el mercado a unas “empresas” de otras “empresas”, según su art. 4.1

El Ayuntamiento es una Administración Pública, no obstante, el Tribunal Supremo lo califica como una “Persona Jurídica de Derecho Público”, interpretación en la que obviamente discrepamos y que sin duda es errónea.

Las Personas Jurídicas de Derecho Público son aquellas empresas públicas que aún prestando un servicio público se sostienen con sus propios ingresos y no con los impuestos de los ciudadanos.

A modo de ejemplo, son considerados como Personas Jurídicas de Derecho Público empresas o corporaciones tales como RENFE, TMB, el Colegio de Abogados,  pero no un Ayuntamiento  (que en nuestro entender es una Administración Pública, es decir, administrador de impuestos, tasas, precio publico…, todas ellas de recaudación pública).

En nuestra opinión el Tribunal Supremo debería haber dilucidado esta cuestión, es decir, aclarar que el Ayuntamiento de Barcelona no es una Persona Jurídica de Derecho Público (empresa pública)  como este venía alegando para lograr su propósito de registrar la Marca, por que este sabía que según la Ley de Marcas solo pueden registrar marcas colectivas las Personas Jurídicas de Derecho Público, pero no las Administraciones Públicas conforme al art. 62.2 de la Ley de Marcas.

Una Administración Pública o un gobierno no debería registrar una marca y por eso según Ley de Marcas una administración pública no puede registrar una Marca, ya que ello rompe la esencia de la competitividad entre empresas dentro del mercado consumidor, y pone la politica y las influencias de los poderes gobernantes en contra de la libertad de empresa y del mercado, favoreciendo a ciertas empresas simpatizantes de la política o los poderes sociales y desfavoreciendo a otras cuyo objeto no  es la política.

Entendemos que esta aclaración es necesaria y trascendente, puesto que en la sentencia se da a entender erróneamente por el Tribunal Supremo que el Ayuntamiento en calidad de persona jurídica de Derecho público puede llegar a registrar “Marcas de garantía”, y a nuestro criterio la citada administración pública (el Ayuntamiento) no podría registrar lo denominado como “Marca de Garantía” por no ser una Persona Jurídica de derecho público tal y como sostiene el artículo 62.2 de la Ley de Marcas.

Por lo tanto y resumiendo, a nuestro criterio, el ayuntamiento debería haber sido considerada una “administración pública”, para no dar lugar a la interpretación de que si que podría haber registrado la Marca de Garantía, “Barcelona”.

A causa de esta confusión o falta de claridad por quien tiene la potestad y obligación de hacerlo,  no nos extrañaría en absoluto que el Ayuntamiento “vuelva a la carga” intentado registrar una “Marca de Garantía”, para decirnos a las empresas quienes somos de calidad y quienes no, y para cobrarnos una tasa a todos o para descalificar a unas empresas de calidad y otorgar la calidad a otras.

Concluimos afirmando que, técnicamente la sentencia podría haberse enfocado en mejores términos en lo referente a dilucidar las posibles dudas y por ende no dejar lugar a interpretaciones superfluas. Dicho lo anterior, finalmente lo que es noticia importante es que al final, “Barcelona” vuelve a ser una palabra de todos y no una marca o propiedad controlada por solo unos pocos.

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Marca Colectiva Barcelona Sentencia

Sentencia de la Marca Colectiva Barcelona

Sentencia sobre la Marca Colectiva Barcelona dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

A fecha 13 de enero del 2017, hemos recibido la sentencia del TSJC Nº 946/2016 de la Marca Colectiva Barcelona.

El Tribunal Superior ha desestimado el recurso del Ayuntamiento, ante el recurso de alzada presentado por PERITOS JUDICIALES BARCELONA.

Con esta  sentencia se niega el registro de la Marca Colectiva Barcelona.

Los juzgadores no han profundizado en la Ley de Defensa de la Competencia, que reflejó la resolución de la OEPM.

El TSJC dicta que la Marca Colectiva Barcelona del Ayuntamiento, repercute en el interés legitimo de PERITOS JUDICIALES BARCELONA.

Según la sentencia, la Marca Barcelona “carece de carácter distintivo” e incurre en una prohibición absoluta.

La Marca Colectiva Barcelona no distingue ni un producto ni un servicio de una empresa al de otras empresas.

La Marca Colectiva Barcelona no representa a la producción de un grupo o colectivo de empresarios y por tanto no es marca colectiva.

La palabra Barcelona ni siquiera podría ser marca de garantía, dado que el reglamento de uso de dicho ayuntamiento no da instrucciones de calidad.

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA MARCA COLECTIVA BARCELONA

El Ayuntamiento ha prohibido usar la palabra “BARCELONA” dentro de la marca “PERITOS JUDICIALES BARCELONA”.

La sala del TSJC ha desestimado el recurso del Ayuntamiento contra la resolución de la OEPM al recurso de PERITOS JUDICIALES BARCELONA.

El Ayuntamiento pretendía prohibir a ciertas empresas, autónomos, empresarios, artesanos e incluso industriales de Barcelona usar la Marca Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona quería cobrar una tasa casi 10 veces mas cara, que lo que cobra la OEPM por registrar la Marca Barcelona.

Otro objetivo es dar control a una asociación empresarial denominada “Barcelona Global” cierto poder sobre la marca.

Con “Barcelona Global” el Ayuntamiento selecciona un grupo de empresas al frente de dicha representación de Marca Colectiva Barcelona.

El registro de la Marca habría fomentado concentraciones económicas de  grupos empresariales seleccionados por el Ayuntamiento en la asociación.

Como ya sabemos solo unos pocos simpatizantes serían los predilectos para usar dicha marca Barcelona.

En el presente litigio PERITOS JUDICIALES BARCELONA tan solo quiere defender su Marca de la prohibición del Ayuntamiento a usar la palabra “Barcelona”.

A pesar de haberlo intentado, nos ha resultado imposible lograr llegar a una solución amistosa con los portavoces el Ayuntamiento.

Tanto en el mandato de Xavier Trias como en el Mandato de Ada Colau el Ayuntamiento nos ha prohibido registrar la palabra Barcelona en nuestra Marca.

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acuerdo de suspensión de expediente de marca

ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE EXPEDIENTE

SUSPENSIÓN DE EXPEDIENTE o SUSPENSO DE MARCA de la OEPM

¿La OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS te ha enviado una carta de acuerdo de suspensión de expediente?

La carta que has recibido es un acuerdo de suspenso de marca conforme se ha decidido no registrar tu marca.

En este momento tienes que defender tu marca ante la OEPM (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS) realizando un escrito de contestación al suspenso.

El acuerdo de suspenso de marca suele clasificarse en dos tipos de suspenso: el suspenso de forma o el suspenso de fondo.

Generalmente el suspenso de forma se debe a que has realizado la solicitud de registro de marca de forma incorrecta o falta algún dato formal que has de corregir. Por ejemplo puedes haber seleccionado una clasificación de Niza incorrecta o haber escrito tus datos personales incorrectamente, o no haber realizado la solicitud de marca correctamente rellenando todos los campos, etc. Son defectos fácilmente subsanables.

El suspenso de fondo es un suspenso mas serio, dado que normalmente este tipo de suspenso de fondo  se debe a que alguna otra marca, persona, empresa o cualquier tercero ajeno ha hecho un escrito técnico de oposición o alegaciones en contra de tu marca para que no sea registrada, quedando dicho escrito y oposición registrado en tu expediente, y pudiendo ser este el motivo por el que al final la OEPM pueda concluir en una resolución de denegación total de la marca que has solicitado registrar. Por tanto un suspenso de fondo, se debe a que alguien o la propia OEPM según prohibiciones de la Ley de Marcas opina que no se puede registrar tu marca, por multitud de explicaciones o causas, como por ejemplo podría decir que otra marca se confunde con la tuya o que tu marca es una denominación genérica.

Tras recibir la carta de acuerdo de suspenso de marca o acuerdo de suspensión de expediente, tienes un plazo de 1 mes, para realizar un escrito con las alegaciones legales que estimes necesarias y conforme a las cuales defiendes el derecho de que tu marca sea registrada. En la carta que recibes te harán constar el plazo que tienes para defender tus derechos, cual empieza a contar a partir de la publicación del suspenso de tu marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI),

Para presentar dichas alegaciones ante la OEPM tendrás que usar unos formularios reglados por la OEPM para que te sea admitida tu contestación al suspenso de marca.

Cuando hayas presentado la contestación al suspenso de marca, la misma OEPM volverá a revisar tu caso y decidirá sobre si procede o no procede el registro de la marca. Si tras dicho examen desafortunadamente la OEPM te remite una carta con el titulo de Resolución de Denegación aún tendrás una segunda oportunidad de presentar un segundo escrito de Recurso de Alzada ante la OEPM; cual si no prospera podrás redirigir a los tribunales y en las instancias que sean necesarias, por lo que podrás presentar mas recursos ante los tribunales si es que no te han convencido o te han parecido injustas las opiniones o resoluciones de la OEPM por las que se ha denegado el registro de tu marca.

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Usar Marcas en Google - Tribunal Supremo

Usar Marcas en Google Adwords está permitido.

Usar marcas en Google Adwords es permitido por el Tribunal Supremo.

El tribunal Supremo permite usar Marcas en Google Adwords y Buscadores de Internet a competidores de las mismas, como palabra clave o ‘keywords’ siempre y cuando el uso no menoscabe la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica. También se comunica que el competidor deberá dar ciertas indicaciones a los consumidores medios, conforme sus productos no proceden de la marca oficial.

En las dos sentencias STS 516/2016 y STS 620/2016 se reconoce que el competidor ha procedido a usar marcas en Google Adwords y en los buscadores. En sendos casos el competidor usa “Google Adwords” que es un programa online que permite al mismo mostrar sus anuncios por delante de la web oficial de las marcas oficiales, para que cuando un consumidor busque exactamente las marcas “masaltos” y “masaltos.com” en el resultado de la búsqueda aparezcan anuncios del competidor que redirigen a su web en lugar de a la web oficial de las marcas buscadas por el consumidor.

Solo en el caso de la STS 516/2016 el competidor usa adicionalmente las marcas dentro de su web, en este caso, el Tribunal Supremo si que ha estimado la “infracción de marca” realizada por el competidor por lo que;

En virtud de la STS 620/2016 el Tribunal Supremo considera una “competencia leal” el  “uso de marcas” que el competidor realiza dentro del programa “Google Adwords”, pero puede  considerar “infracción de marca” otro tipo de usos que realicen los competidores, como el introducir las marcas dentro de su propia web como sucede en el caso de la STS 516/2016

Las dos sentencias del Tribunal Supremo aluden y se sincronizan con anteriores sentencias del TJUE que versan sobre casos de “infracción de marcas” de mucho renombre destacándose sobre ellas la del caso TJCE 2011/284 “Interflora vs Mark Spencer”, en la que un consumidor medio no puede sufrir “riesgo de confusión” con una marca tan conocida como interflora y por tanto no puede haber “Infracción de Marca”. (vease nuestra publicación anterior)

Sobre la “presunción” del “riesgo de confusión” (requisito necesario para que se reconozca la “infracción de marca) todos los tribunales  están obviando totalmente el vigente ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO –ADPIC-  (dicho Acuerdo constituye  el anexo 1c del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – OMC-,  firmado en  Marrakech el 15 de abril de 1994, con ratificación por el Reino de España en 30 de diciembre de 1994  publicada en el BOE de 24 de enero de 1995, nº 20).
El artículo 16.1 del ADPIC ya pasó al olvido para el TJCE en el caso  “Interflora vs Mark Spencer” y ahora también pasa al olvido ante nuestros tribunales, así como su obligado cumplimiento en virtud del art. 96.1 de la Constitución Española y con el art. 1.5 del Código Civil, y en relación al art. 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ;  y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación los Convenios Internacionales como derecho interno. (STS 631/2012 y STS 719/2012).

El ADPIC en su Artículo 16.1 dicta:

En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.

Usar marcas en Google Adwords para bienes y servicios idénticos a las marcas usadas, está sometido a una presunción de “riesgo de confusión” según el Art. 16.1 del ADPIC y por tanto con “infracción de marca”, pero este Acuerdo Internacional de “presunción de riesgo de confusión” ha quedado obviado e ignorado con la presente sentencia sts 620/2016…

Por tanto respecto a la permisibilidad de que los competidores usen marcas ajenas en Google Adwords, y obvie el acuerdo internacional aprobado en España, nos preguntamos:

¿Que diría el Tribunal Constitucional al Respecto?

Cabe recordar también en este post, el contenido del Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal que cita ⇒

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”.

Hasta aquí y a fecha actual, y visto lo dictado por los tribunales se deben distinguir dos tipologias de uso de la marca registrada, por un tercero:

1. Usos leales a la Marca o de “Buena FE” que el titular no puede prohibir en base al Art. 37 de la Ley de Marcas y el Art. 10 de la Ley de CompetenciaDesleal, como por ejemplo, los usos realizados de la marca por consumidores, guías de consumidores y usuarios, titulares, colaboradores, informadores, distribuidores, vendedores etc. a los que  ahora añadimos como leales:

Usos que realice un competidor de la marca, para mismos productos y servicios competidores mediante “Google Adwords” .

2. Usos desleales a la Marca o de “Mala FE”, realizados por competidores en virtud al Art.16.1 ADPIC y/o el Art. 12 de la LCD, pero..

¿Excluyendo los usos que realice un competidor en “Google Adwords” o “Buscadores de Internet”?.

De estas tipologías de usos, ya hablamos anteriormente en nuestra publicación anterior sobre el uso de marcas en Google. Pero ahora también hay que obviar el Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal sobre el que tampoco se pronunció el TJCE en el caso “Interflora vs Mark & Spencer“, pues los tribunales no consideran que usar marcas en Google Adwords es un aprovechamiento de la reputación o esfuerzo de la marca ajena, dada la permisibilidad para ello de la comunicación del poder judicial.

Independientemente del Acuerdo Internacional en materia de Marcas (ADPIC), nuestro el Tribunal Comunitario sostiene que no se puede considerar como “Infracción de Marca” el hecho de usar marcas de renombre por un competidor, puesto que ningún consumidor puede sufrir “riesgo de confusión” por ser  las marcas de “renombre” muy conocidas e inconfundibles para todos los consumidores medios. (Esta opinión del Tribunal comunitario muchos tribunales no la han sostenido, como es el caso del Tribunal Superior del Reino Unido, pero en España ahora mismo si que la sostenemos incluso para marcas que no son de renombre como ha sucedido en el caso MASALTOS), por ello a efectos de Jurisprudencia en Marcas;

1.Debemos tomar nota conforme a partir  de “ahora” los Tribunales Españoles  atribuyen o aplican el “principio de analogía” de las Sentencias Comunitarias de marcas de renombre a marcas que no son de renombre.

2.Anotar que nuestros Tribunales se sincronizan con las sentencias comunitarias del TJUE en matería de marcas otorgando “primacía” a estas sentencias comunitarias frente al obviado ADPIC Acuerdo Internacional en Materia de Marcas aprobado en España…

En conclusión: Tenemos carta verde de los Tribunales para usar marcas en Google Adwords y buscadores de Internet de todas las marcas que existen en el mercado, pues se considera una “competencia leal” redirigir los potenciales clientes que buscan dicha marca hacia nuestra web con nuestra marca.

Destacamos lo comentado por el Sr. Antonio Fagundo (Abogado de Masaltos) en el foro de lvcentinvs, conforme en España es un riesgo para las empresas y titulares de marcas poner una demanda sobre este asunto, dado que hay muy poca jurisprudencia y se echan a faltar tribunales competentes especializados en materia de marcas.

Las empresas titulares de Marcas deberán pensar dos veces si presentan o no una demanda para defender sus marcas, pues se corre el riesgo de que nos asignen un Tribunal no especializado en marcas y al recibir la sentencia acabemos tan desorientados como las gaviotas que hemos puesto en la imagen de este post.

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