La dispersión de la identidad de la marca (debranding)

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La dispersión de la identidad de la marca (debranding)

DEBRANDING, MENOSCABO, DISPERSIÓN y DILUCIÓN DE IDENTIDAD MARCA

Vamos hablar de aquellos casos en los que una marca competidora usa una marca ajena que aparentemente es débil a modo descriptivo. Sucede el hecho de que existan una o muchas empresas competidoras o no competidoras que comercializan diferentes o mismos servicios con la misma identidad o descripción que una marca registrada o denominación social de otra empresa que no le pertenece, bajo el argumento de que la marca ajena que están usando es una marca genérica que describe el producto o servicio que prestan.

Según Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la dispersión de identidad de la marca registrada en el mercado se produce por el uso de dicha marca por un competidor tercero generando con ello un efecto contrario, perjudicial y opuesto a los esfuerzos que el titular de la marca débil realiza para promocionar y divulgar su identidad de empresa en la mente del público. No obstante cabe tener en cuenta que una Marca débil tiene los mismos derechos de protección que cualquier otra marca, pues el Tribunal Supremo en el caso de la marca “Maristas” STS (Sala de lo Civil)  Recurso 64/2010  aprueba que una marca aparentemente débil ( en este caso Marca Genérica y también Marca Descriptiva) puede prohibir el uso a terceros para preservar su identidad de marca o empresa.

Por tanto se considera “desleal” todo acto que realice un competidor y que dé lugar a:

“la dispersión de la identidad de la marca ajena y de su presencia en la mente del público” (cita del Tribunal Supremo)

Así es como se define al “menoscabo”, “dilución” o “dispersión” de la marca ajena, como un acto contrario al trabajo o esfuerzo que realiza el titular de la marca para lograr su “divulgación” o “promoción” de identidad a la mente del público y el mercado. En esta sentencia del TS, aún y a pesar de que la marca “Maristas ®” corresponde a una aparente marca genérica  de una centenaria corriente o actividad docente de índole religiosa.

En el caso de la marca “Maristas ®” se dicta que un promotor inmobiliario no puede usar dicha palabra común o genérica, sin autorización del titular que la tiene registrada  y aún y a pesar de que no puede existir riesgo de confusión por prestar sendas entidades servicios distintos (no competidores entre ellos), en este caso servicios de  docencia e inmobiliaria versus docencia de índole religiosa.

“Maristas ®” aparentemente, es una marca débil pero el uso de la misma le otorga sus derechos de Marca en virtud del Art. 5.2 de la Ley de Marcas, dado que el uso continuado de la misma otorga la distintividad o distinción suficiente que distingue a una empresa en el Mercado.

Se ha de hablar también de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea TJCE 2010/223 (sentencia de 8 de Julio del 2010), en el caso de la marca “Portakabin ®” de un fabricante de cabinas portátiles de obra o módulos prefabricados. En dicha sentencia se hace mención al concepto “de-branding”  o “desmarquización” muy similar al comentado en el caso “Maristas ®”, en ese caso cuando un comerciante y fabricante  ajeno a la marca vende “Portakabins usados o de segunda mano”  realizando un uso de la marca ajena a modo “descriptivo”, pero a la vez dicho comerciante ajeno también vende en dicha página web sus propios módulos de obra nuevos de su propia marca “Primakabin ®” competidora de “Portakabin ®”. En dicha sentencia el TJCE dicta que cuando una empresa usa la marca  de otra se produce un efecto de “debranding” de la marca usada aunque la marca se use a modo descriptivo. Siendo ese el motivo por el que en dicha sentencia se prohíbe el uso de la marca ajena por un competidor aún y habiéndose usado por este modo descriptivo.

Los usos desautorizados sobre una marca ajena se consideran usos INFRACTORES DE LEY DE MARCAS cuando se produce “riesgo de confusión” entre marcas,  y los usos que realiza un competidor de la marca ajena siempre se consideran DESLEALES.

Cuando un competidor usa la marca ajena, siempre se debe considerar la “presunción de confusión” y aplicar el Art. 16.1 del Acuerdo ADPIC (ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO)

“En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos” se presumirá que existe riesgo de confusión según el Acuerdo ADPIC 16.1

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Pedro Correa Ferrer

Pedro Correa Ferrer

Ingeniero Tec. Industrial. Graduado en Derecho. Máster de Abogado.

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