Usar marcas en Google Adwords es permitido por el Tribunal Supremo.
El tribunal Supremo permite usar Marcas en Google Adwords y Buscadores de Internet a competidores de las mismas, como palabra clave o ‘keywords’ siempre y cuando el uso no menoscabe la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica. También se comunica que el competidor deberá dar ciertas indicaciones a los consumidores medios, conforme sus productos no proceden de la marca oficial.
En las dos sentencias STS 516/2016 y STS 620/2016 se reconoce que el competidor ha procedido a usar marcas en Google Adwords y en los buscadores. En sendos casos el competidor usa «Google Adwords» que es un programa online que permite al mismo mostrar sus anuncios por delante de la web oficial de las marcas oficiales, para que cuando un consumidor busque exactamente las marcas «masaltos» y «masaltos.com» en el resultado de la búsqueda aparezcan anuncios del competidor que redirigen a su web en lugar de a la web oficial de las marcas buscadas por el consumidor.
Solo en el caso de la STS 516/2016 el competidor usa adicionalmente las marcas dentro de su web, en este caso, el Tribunal Supremo si que ha estimado la «infracción de marca» realizada por el competidor por lo que;
En virtud de la STS 620/2016 el Tribunal Supremo considera una «competencia leal» el «uso de marcas» que el competidor realiza dentro del programa «Google Adwords», pero puede considerar «infracción de marca» otro tipo de usos que realicen los competidores, como el introducir las marcas dentro de su propia web como sucede en el caso de la STS 516/2016
Las dos sentencias del Tribunal Supremo aluden y se sincronizan con anteriores sentencias del TJUE que versan sobre casos de «infracción de marcas» de mucho renombre destacándose sobre ellas la del caso TJCE 2011/284 «Interflora vs Mark Spencer», en la que un consumidor medio no puede sufrir «riesgo de confusión» con una marca tan conocida como interflora y por tanto no puede haber «Infracción de Marca». (vease nuestra publicación anterior)
Sobre la «presunción» del «riesgo de confusión» (requisito necesario para que se reconozca la «infracción de marca) todos los tribunales están obviando totalmente el vigente ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO –ADPIC- (dicho Acuerdo constituye el anexo 1c del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – OMC-, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, con ratificación por el Reino de España en 30 de diciembre de 1994 publicada en el BOE de 24 de enero de 1995, nº 20).
El artículo 16.1 del ADPIC ya pasó al olvido para el TJCE en el caso «Interflora vs Mark Spencer» y ahora también pasa al olvido ante nuestros tribunales, así como su obligado cumplimiento en virtud del art. 96.1 de la Constitución Española y con el art. 1.5 del Código Civil, y en relación al art. 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ; y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación los Convenios Internacionales como derecho interno. (STS 631/2012 y STS 719/2012).
El ADPIC en su Artículo 16.1 dicta:
En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.
Usar marcas en Google Adwords para bienes y servicios idénticos a las marcas usadas, está sometido a una presunción de «riesgo de confusión» según el Art. 16.1 del ADPIC y por tanto con «infracción de marca», pero este Acuerdo Internacional de «presunción de riesgo de confusión» ha quedado obviado e ignorado con la presente sentencia sts 620/2016…
Por tanto respecto a la permisibilidad de que los competidores usen marcas ajenas en Google Adwords, y obvie el acuerdo internacional aprobado en España, nos preguntamos:
¿Que diría el Tribunal Constitucional al Respecto?
Cabe recordar también en este post, el contenido del Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal que cita ⇒
«Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado».
Hasta aquí y a fecha actual, y visto lo dictado por los tribunales se deben distinguir dos tipologias de uso de la marca registrada, por un tercero:
1. Usos leales a la Marca o de «Buena FE» que el titular no puede prohibir en base al Art. 37 de la Ley de Marcas y el Art. 10 de la Ley de CompetenciaDesleal, como por ejemplo, los usos realizados de la marca por consumidores, guías de consumidores y usuarios, titulares, colaboradores, informadores, distribuidores, vendedores etc. a los que ahora añadimos como leales:
Usos que realice un competidor de la marca, para mismos productos y servicios competidores mediante «Google Adwords» .
2. Usos desleales a la Marca o de «Mala FE», realizados por competidores en virtud al Art.16.1 ADPIC y/o el Art. 12 de la LCD, pero..
¿Excluyendo los usos que realice un competidor en «Google Adwords» o «Buscadores de Internet»?.
De estas tipologías de usos, ya hablamos anteriormente en nuestra publicación anterior sobre el uso de marcas en Google. Pero ahora también hay que obviar el Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal sobre el que tampoco se pronunció el TJCE en el caso «Interflora vs Mark & Spencer», pues los tribunales no consideran que usar marcas en Google Adwords es un aprovechamiento de la reputación o esfuerzo de la marca ajena, dada la permisibilidad para ello de la comunicación del poder judicial.
Independientemente del Acuerdo Internacional en materia de Marcas (ADPIC), nuestro el Tribunal Comunitario sostiene que no se puede considerar como «Infracción de Marca» el hecho de usar marcas de renombre por un competidor, puesto que ningún consumidor puede sufrir “riesgo de confusión” por ser las marcas de «renombre» muy conocidas e inconfundibles para todos los consumidores medios. (Esta opinión del Tribunal comunitario muchos tribunales no la han sostenido, como es el caso del Tribunal Superior del Reino Unido, pero en España ahora mismo si que la sostenemos incluso para marcas que no son de renombre como ha sucedido en el caso MASALTOS), por ello a efectos de Jurisprudencia en Marcas;
1.Debemos tomar nota conforme a partir de «ahora» los Tribunales Españoles atribuyen o aplican el «principio de analogía» de las Sentencias Comunitarias de marcas de renombre a marcas que no son de renombre.
2.Anotar que nuestros Tribunales se sincronizan con las sentencias comunitarias del TJUE en matería de marcas otorgando «primacía» a estas sentencias comunitarias frente al obviado ADPIC Acuerdo Internacional en Materia de Marcas aprobado en España…
En conclusión: Tenemos carta verde de los Tribunales para usar marcas en Google Adwords y buscadores de Internet de todas las marcas que existen en el mercado, pues se considera una «competencia leal» redirigir los potenciales clientes que buscan dicha marca hacia nuestra web con nuestra marca.
Por tanto se puede decir que en España es un riesgo para las empresas y titulares de marcas poner una demanda sobre este asunto, dado que hay muy poca jurisprudencia y se echan a faltar tribunales competentes especializados en materia de marcas.
Las empresas titulares de Marcas deberán pensar dos veces si presentan o no una demanda para defender sus marcas, pues se corre el riesgo de que nos asignen un Tribunal no especializado en marcas y al recibir la sentencia acabemos teniendo que indemnizar al competidor que ha usado y se ha beneficiado de la popularidad de nuestra marca, y acabemos tan desorientados como las gaviotas que hemos puesto en la imagen de este post.
