Usar Marcas Registradas en Google

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usar marcas registradas en google

Usar Marcas Registradas en Google

Usar Marcas Registradas en Google

Muchas personas en la red están de acuerdo en que no es buena praxis empresarial ni se considera leal el hecho de usar marcas registradas en Google con objeto de promover otras marcas, productos o servicios que precisamente son de la competencia a la marca usada. De forma independiente a esta valoración ético – empresarial nos preguntamos;

¿Que dice la Ley y los Tribunales al respecto?

Un acuerdo mundial expone que se considera una INFRACCIÓN DE MARCA cualquier uso de marca que se realice para bienes o servicios idénticos, es decir, usos de la marca realizados por competidores. Nos referimos al Art. 16.1 de ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO –ADPIC-  (dicho Acuerdo constituye  el anexo 1c del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – OMC-,  firmado en  Marrakech el 15 de abril de 1994, con ratificación por el Reino de España en 30 de diciembre de 1994  publicada en el BOE de 24 de enero de 1995, nº 20), en dicho Art. 16.1 consta el siguiente texto:

En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.

Por tanto la “infracción de marca” legislación mundial la dá por cometida cuando el uso de la misma ha sido realizado por un competidor, según dicho acuerdo Mundial vigente en España.

Además, no olvidemos que cuando un competidor usa la Marca de un Tercero se produce un Debranding de esa Marca ajena usada, pues este está aprovechando su popularidad para indexar en los buscadores una nueva marca competidora, produciendose con ello un desvio de visitas o clientes que buscan la marca por ellos conocida o de referencia, hacia otra marca competidora, generando  una dispersión de identidad de marca u olvido de la marca que el consumidor buscaba al ser este atraido en su atención hacia la marca o anuncios que redirigen a la página web del competidor en lugar de hacia la marca que ha buscado inicialmente deseaba encontrar el consumidor. Esta técnica de desviar la atención del consumidor hacía una marca competidora, ya es conocida en el Mundo Jurídico como un acto de competencia desleal denominado Metatagging que si que es penalizado por algunos tribunales, que saben valorar el esfuerzo de los empresarios en realizar  publicidad leal u otras técnicas de comercio leales a sus competidores para hacer destacar sus productos y calidad ante el consumidor, logrando con dicho esfuerzo plasmar su identidad en la mente del público, pero aún hay muchos tribunales que no saben valorar dichos trabajos, esfuerzos e inversión de divulgación de identidad en la mente del público que realizan los empresarios leales en el comercio.

Para entender este blog, tenemos que tener claro que no es lo mismo una “INFRACCIÓN DE MARCA” que una “COMPETENCIA DESLEAL”, ambos conceptos se suelen juzgar por separado en los tribunales, y el hecho de que no se considere que exista “infracción de marca” no significa que tampoco exista “competencia desleal”, pues ambos conceptos son distintos y básicamente entenderemos que existe una infracción de Marca cuando un consumidor se puede confundir con otra marca “riesgo de confusión” y entenderemos que existe “competencia desleal” cuando un competidor se beneficia de la reputación de la marca ajena o produce menoscabo a la marca ajena que está usando.

Volvemos a la pregunta ¿Es legal Usar Marcas Registradas de nuestros competidores en Google?.

La respuesta está muy salpicada por la polémica sentencia comunitaria del año 2011 del caso INTERFLORA ® vs MARK & SPENCER ® habiendo esta sentencia creado mucha diversidad de opiniones incluso entre profesionales del derecho respecto a si se considera o no se considera “Infracción” el uso de Marcas Registradas de la competencia en Internet.

Cabe destacar que la sentencia de INTERFLORA ® vs MARK & SPENCER ® solamente se pronunció sobre “INFRACCIÓN DE MARCA” y no dijo nada sobre la competencia desleal, es decir, la Ley de Competencia desleal no se tuvo en cuenta, como tampoco se tuvo en cuenta el acuerdo iternacional ADPIC art. 16.1, además el caso de INTERFLORA ® vs MARK & SPENCER ® era sobre dos marcas renombradas en donde se entiende que precisamente por ser renombradas (marcas muy conocidas) no podía existir “riesgo de confusión” y por tanto tampoco “Infracción de Marca”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta lo siguiente, en base, al perfil medio de destreza de usuarios en Internet:

“..no puede existir riesgo de confusión con marcas renombradas para ningún internauta normalmente informado y razonablemente atento”.

Por tanto el tribunal comunitario, dicta que, nunca existirá infracción de marca ni tampoco ningún usuario se podrá confundir cuando este busque una marca “renombrada” (Marca muy conocida) y aparezcan en los resultados de busqueda de Google entre otras Marcas. Dicho Tribunal Comunitario no considera existencia de infracción de marca en el caso de INTERFLORA ® vs MARK & SPENCER ® por dicho supuesto conforme “no existe probabilidad de confusión”, sin entrar a juzgar ni pronunciarse sobre la competencia desleal del caso, ni sobre el Acuerdo Mundial ADPIC Art. 16.1

usar marcas registradas en google

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Desde Mayo del 2013 tenemos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales que es totalmente contradictoria a la que dicta el TJUE, pues dicho tribunal de Inglaterra y Gales ha revisado nuevamente el caso de la confusión condenando a MARK & SPENCER ® a indemnizar a INTERFLORA ®, por la Infracción de Marca que si que se considera cometida en dicho Reinado, e independientemente de lo que se considere en el resto de países de la comunidad Europea a la luz de la confusa sentencia del TJUE.

Actualmente existen muchas mas recientes sentencias de países de la comunidad Europea  como España 2012 a 2014, en donde los Tribunales Españoles están en contra de la Sentencia Comunitaria del año 2011  opinando que al usar un competidor las marcas de la competencia siempre existe el riesgo de confusión y por tanto hay Infracción de Marca, además de competencia desleal (Mala Fé en la competencia de mercado).

Vamos a mencionar dos casos muy conocidos ya a nivel de Jurisprudencia Nacional (España):

CASO 1

En el año 2012, tenemos el caso nacional de la Marca de zapatos “masaltos ®” y “masaltos.com ®” que han sido defendidas por el “Tribunal de Comercio de Bruselas” frente a un competidor que procedía a usarlas en Google Adwords ® para comercializar, anunciar y promocionar su propia web de venta zapatos. El competidor usaba la marca Masaltos ® en sus Keywords (palabras clave) o códigos de programación web de forma que se activaban los anuncios de la marca del competidor a Masaltos ® al buscar la marca en cuestión. Respecto a este hecho los tribunales han dictado que el competidor estaba realizando de forma simultanea una infracción de marca y también una competencia desleal al usar marcas registradas en Google.

Es muy fresca nuestra Jurisprudencia Nacional (del mismo caso MASALTOS) respecto al hecho de usar marcas registradas en Google, en concreto la num. 271/2013 de 30 septiembre de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª). En esta sentencia se vuelve a juzgar el uso de la expresión “MASALTOS ®” por un competidor ajeno a las marcas mixtas registradas “MASALTOS ®” y “MASALTOS.COM ®”, el competidor (que también vende zapatos) hace aparecer su web en los resultados de búsqueda del buscador cuando cualquier internauta introduce la búsqueda de las marcas registradas “masaltos ®” y “masaltos.com ®”. El competidor alega que vende zapatos para usuarios que desean aparentar ser “mas altos”, y este solicita mediante reconvención que además de que se le exima de culpa de infracción de marcas, se anulen los registros de marcas “MASALTOS ®” y “MASALTOS.COM ®” por ser según el competidor de dichas marcas, unas marcas genéricas o descriptivas empleadas habitualmente en el comercio para la venta de zapatos para consumidores de zapatos que desean ser (Mas Altos) usando zapatos con alzas.

Por tanto, se impone objetivamente en nuestra jurisprudencia el caso de “Masaltos ®”  según el Art. 34.1 de la Ley de Marcas que confiere al titular de la marca el derecho de uso exclusivo , la sentencia condena al competidor por usar marcas registradas en Google ®  mediante las Keywords o Metatags “masaltos ® ” o “masaltos.com ® ” , que activan sus anuncios o enlaces web al realizar la búsqueda de las mismas. (Art. 34.2 y 34.3 de la Ley de Marcas). La sentencia, condena severamente al infractor a pagar una indemnización a la marca infringida así como a una sanción por Infrinfir también la Ley de Competencia Desleal Art. 12.

CASO 2

Tenemos otra reciente sentencia nacional  a favor conforme está prohibido usar marcas registradas en Google ®, en concreto estamos aludiendo a la también reciente y fresca sentencia del caso y marca Caprichos de la Reina ® de la Audiencia provincial de Burgos (Sección 3ª) Sentencia núm. 47/2013 de 11 Febrero. Se condena al infractor por usar dicha marca Caprichos de la Reina ® en Google ® de forma que se activan los anuncios del competidor en la publicidad de Google Adwords ® cuando un usuario está buscando la marca registrada Caprichos de la Reina ®.

 

¿Cuando es LEAL o DESLEAL el uso de Marcas Registradas en GOOGLE?

Para entender estos conceptos vamos a hacer una breve explicación y poner una serie de ejemplos de lo que consideramos un uso LEAL o DESLEAL de la marca, según el Art. 37 de Ley de Marcas Española y análogo en el Art. 12 del Reglamento de Marca Comunitaria, en donde se limita a que el titular de la marca  pueda prohibir a terceros usar su marca registrada.

Ejemplo 1.-

Consideramos LEAL cuando por ejemplo un bazar de electrodomésticos que vende televisores SONY ®, hace anuncios o publicidad  de sus descuentos o promociones en la marca aún y a pesar de que no tenga autorización de SONY ® para hacer publicidad o marketing con la marca, basándonos en el supuesto de que dicho comercio no está realizando ningún acto que perjudica a la Marca.

Ejemplo 2.-

SEAT ® no puede prohibir que en una Guía de una Ciudad o un mapa se use su marca SEAT ® para hacer referencia a la dirección o ubicación de talleres y concesionarios o por citar otro nuevo ejemplo, tampoco se puede prohibir a los fabricantes o editores de planos de ciudades que en un plano de una ciudad conste FÚTBOL CLUB BARCELONA ® como de referencia de ubicación,

Ejemplo 3.-

No podemos prohibir que un vendedor de recambios de diversas marcas, haga anuncios de múltiples Marcas conforme vende recambios originales de todas ellas o que en un supermercado exista una revista o folleto con ofertas de las distintas marcas que disponen en su distribución u ofertas de productos.

Ejemplo 4.-

El caso de las añadas y calidades de los vinos tintos, donde los propios consumidores acostumbran a comparar características de los productos entre distintas marcas competidoras entre sí, dichas tablas de calidades se realizan con objeto de informar al consumidor y se permite que empresas o asociaciones de consumidores y/o usuarios puedan distribuir dichas comparativas entre marcas  con finalidad de mantener informado al consumidor  y para para que este pueda valorar la cantidad, el valor económico, la relación calidad/precio, la procedencia del producto o servicio,  o la calidad del producto en general.

Al respecto nos preguntamos,

¿Se puede considerar LEAL que los competidores usen una marca registrada que no les pertenece?

La respuesta se debe observar desde dos puntos de vista a Juzgar; “La competencia desleal” y la “Infracción de Marca”.

CONCLUSIONES:

– A LA COMPETENCIA DESLEAL

Observamos el uso de marcas ajenas como un acto desleal en virtud al Art. 12 de la Ley de Competencia Desleal que dice así:

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”

Según sentencia comunitaria del caso “Portakabin ®” vs “Primakabin ®” cualquier uso de una Marca ajena por un competidor siempre produce “dispersión, dilución o debranding de la marca usada” y por tanto siempre  aún y no dándose una infracción de Marca, si que existirá una Competencia Desleal.

OpiniónNunca se debería considerar LEAL el hecho de usar marcas registradas en Google ® cuando dicho uso es realizado directamente por un competidor de la marca usada.

– A LA INFRACCIÓN DE MARCA

usar marcas registradas en google adwords de la competencia

Opinión: Todas las personas del mundo somos distintas en cuanto a nuestro país de origen, edad, sexo, cultura, conocimientos, experiencias, formación académica, capacidades físicas o mentales, intereses, aficiones, destreza en Internet, tendencias de consumo y por tanto no se puede dar por sentado que no existe riesgo de confusión al usar marcas registradas en Google ®, tal y como dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues el perfil de consumidor medio no está definido. Además hemos de tener en cuenta que las marcas muy populares o renombradas en ciertos países pueden ser prácticamente inexistentes o desconocidas en otros países o para ciertas personas que no tienen interés frecuente en el consumo de dicha marca, producto o servicio. Por tanto siempre existe un riesgo de confusión cuando un consumidor encuentra una marca de un competidor distinta a la marca que este ha buscado siendo mucho mas coherente y con razón la sentencia de los Tribunales de Inglaterra que las del Tribunal Comunitario respecto al asunto de MARK & SPENCER vs INTERFLORA, no obstante de momento tenemos que admitir que los consumidores “son perspicaces” y no se confunden en el momento que buscan una marca, por lo que de momento se pueden usar palabras clave en las keywords de google, sin considerarse una infracción de Marca, pero OJO¡¡ que no se considere infracción de Marca por un tribunal no significa que el hecho no se considere “Competencia Desleal”.

Para nosotros es incomprensible la Sentencia Comunitaria, pues es contraria al Art. 16.1 del Acuerdo ADPIC que dá por supuesta la infracción de Marca, al existir presunción de riesgo de confusión cuando el que la está usando ofrece servicios o bienes idénticos, es decir, se ha acordado a modo internacional y aprobado en España que siempre se debe presumir que existe riesgo de confusión cuando el que usa la marca es un competidor.

Nota: Este blog ha sido públicado en fecha 22 de Nov. 2014, si deseas tener información actualizada a Marzo del 2016, puedes leer mas aquí, sobre las dos primeras sentencias Españolas del Tribunal Supremo –> (Ver mas)

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Pedro Correa Ferrer

Pedro Correa Ferrer

Ingeniero Tec. Industrial. Graduado en Derecho. Máster de Abogado.

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